Headspace International LLC, калифорнийская компания по производству марихуаны, подала в суд на вашингтонскую Podworks Corp. за использование «CLEAR», которое, по утверждению Headspace, нарушает ее товарный знак «THE CLEAR». Но Headspace не работает в Вашингтоне, и на этом основании суд отклонил иск Headspace, сочтя, что он не установил права на товарный знак в Вашингтоне.

Headspace подал апелляцию, и Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Хотя Headspace не работает в Вашингтоне, она лицензирует свою марку X-Tracted Laboratories 502 Inc., которая, в свою очередь, использует THE CLEAR в связи с законной продажей продуктов марихуаны в Вашингтоне. Podworks утверждал, что Headspace застрял на рогах дилеммы: либо лицензии недостаточно, чтобы установить «использование» знака в Вашингтоне, что необходимо для установления прав на товарный знак (и предъявить иск); или, если лицензия представляет собой «использование», то в качестве лицензиара Headspace должен осуществлять контроль над товарами, продаваемыми под торговой маркой, что, в свою очередь, требует лицензии в Вашингтоне для продажи каннабиса.

Апелляционный суд в конечном итоге постановил, что лицензирование Headspace своего товарного знака X-Tracted представляет собой «законное использование в торговле» в Вашингтоне, достаточное для установления прав на товарный знак в Вашингтоне. Но простого лицензирования товарного знака было недостаточно, чтобы требовать лицензирования со стороны WSLCB.

Что следует учитывать при лицензировании и использовании товарных знаков для владельцев конопли в других штатах

Несмотря на то, что суд провел различие между контролем, необходимым для предоставления прав на товарный знак, и контролем, необходимым для проведения полного расследования WLCB, анализ суда является голым. Но этот случай дает владельцам каннабиса несколько вещей, о которых следует помнить при рассмотрении вопроса о лицензировании и использовании товарных знаков в Вашингтоне. Вы по-прежнему не сможете получить федеральную регистрацию, которая требует использования в торговле между штатами, но лицензионное соглашение может позволить предприятиям каннабиса за пределами штата устанавливать права на товарные знаки в Вашингтоне.

Но обратите внимание, согласно Апелляционному суду, заключение лицензионных соглашений на использование товарных знаков не делает лицензиара за пределами штата «истинной заинтересованной стороной», подотчетной WSLCB так долго как лицензиар не получает процент от прибыли от конопляного бизнеса в Вашингтоне. Помните, что с 2017 года вашингтонские компании должны раскрывать WSLCB все лицензионные соглашения, касающиеся использования зарегистрированных или незарегистрированных товарных знаков, среди прочего. 

В то время как права на товарные знаки для владельцев каннабис-бизнеса остаются чем-то «серым», из заключения Апелляционного суда ясно одно: грамотно составленное лицензионное соглашение может расширить сферу действия ваших прав на товарный знак, не требуя от вас фактического ведения бизнеса в государстве. Если вы являетесь каннабисом в Вашингтоне, пытающимся оспорить использование товарных знаков, или бизнесом по выращиванию марихуаны за пределами штата, стремящимся установить или сохранить права на товарный знак в Вашингтоне, обратите пристальное внимание на лицензионные соглашения.

Предупреждение относительно Федерального закона: Владение, распространение и производство марихуаны является незаконным в соответствии с федеральным законодательством, независимо от закона штата, который в некоторых юрисдикциях может декриминализировать такую ​​деятельность при определенных обстоятельствах. Штрафы за нарушение федеральных законов о наркотиках очень серьезны. Например, обвинительный приговор по обвинению в сговоре с целью продажи наркотиков влечет обязательный минимальный срок тюремного заключения на пять лет за первое преступление, и, в зависимости от количества марихуаны, штраф за такое обвинение может достигать 10 миллионов долларов. Кроме того, федеральное правительство может арестовать и потребовать конфискации недвижимого или личного имущества, используемого для облегчения продажи марихуаны, а также денег или других доходов от продажи. Хотя Министерство юстиции США недавно отменило свои рекомендации относительно приоритетности уголовного преследования физических и юридических лиц, действующих в соответствии с действующими государственными регулирующими системами, Министерство юстиции оставило в силе давние указания федеральным прокурорам относительно того, как осуществлять это усмотрение. Физическим лицам и компаниям рекомендуется проконсультироваться с опытными адвокатами относительно их подверженности потенциальному уголовному преследованию, прежде чем начинать бизнес в соответствии с принятыми законами штата, которые могут декриминализировать такую ​​деятельность. Федеральные полномочия преследовать в судебном порядке нарушения федерального закона как преступления или посредством конфискации и конфискации не ограничиваются законом штата. Действительно, из-за юрисдикции федерального правительства над торговлей между штатами, когда предприятия предоставляют услуги производителям, переработчикам или дистрибьюторам марихуаны, расположенным в нескольких штатах, они потенциально сталкиваются с более высоким уровнем контроля со стороны федеральных властей, чем их клиенты, работающие на местах.