Delhi High Court (DHC)-dommen i Vifor (International) Ltd. v. MSN Laboratories Pvt. Ltd., å forklare og tillate produkt-for-prosess-krav som grunnleggende angår det aktuelle produktet, er av avgjørende betydning for indisk patentjurisprudens. Etter min mening gir dommen, selv om den er ordrik, sårt tiltrengt klarhet om patent-for-prosess i India ved å lokalisere den innenfor loven, angi dens omfang og anvendelighet og samhandling med prosesspatent u/s 48(b). Denne dommen, avgjort av en Division Bench (DB) i en anke mot en Single Bench (SB) avgjørelse, klargjør posisjonen til produkt-for-prosess patentkrav i India. Den utdyper hva et produkt-for-prosess-patentkrav er, lokaliserer det i patentloven, fastsetter elementene som må fokuseres på under undersøkelsen, og viktigst av alt, bestemmer hvordan et slikt patent skal håndheves mens det avgjøres om krenkelse. I dette innlegget vil jeg forklare den faktiske bakgrunnen, eierandeler til SB, avvik fra DB og årsaker til dette. Jeg vil avslutte med å ta opp et spørsmål reist i et av våre tidligere innlegg angående SB-dommen og hvordan DB løser det samme. 

Vurdering: Analyse og funn

DHC(DB) i Vifor (International) Ltd. v. MSN Laboratories Pvt. Ltd, å høre en anke fra SB ordre i fjor, har avklart omfanget av produkt-for-prosess-krav under krenkelsesanalyse. Praharsh har tidligere skrevet om SB-ordren her.. Vifor hadde hevdet krenkelse av deres oppfinnelse med patentnummer IN'536. Den hevdet at IN'536 hevder "et produkt" (krav 1, 7-9) og "en prosess for fremstilling av produktet i krav 1 (krav 2-6)". Derfor bestod den patenterte oppfinnelsen av et uavhengig produkt, Ferric Carboxymaltose (FCM), i tillegg til avhengige krav som "rettet til prosessen for å fremstille produktet". Som Praharsh forklarer, hjelper et produkt-for-prosess-krav tilfeller der, på grunn av utfordringene med å beskrive de fysiske eller strukturelle egenskapene til oppfinnelsen, en oppfinner innleverer en spesifikasjon med krav som avslører produktet og prosessen for å produsere produktet. DB kaller dette en "nødvendighetsregel", der "nye produkter kunne ikke beskrives fullt ut ved deres struktur eller hvor komplekse forbindelser trosset presis forklaring tvinge patentsøkeren til å stole på produksjonsprosessen(Avsnitt 111)

Tilsvarende her ble FCM (oppfinnerprodukt) beskrevet ved en illustrerende prosess i krav 2-6 på grunn av nødvendighetsregelen. I følge 2014 Retningslinjer for undersøkelse av patentsøknad innen farmasøytisk felt, i paragraf 7.9, kan produkt-for-prosess-krav ikke innvilges med mindre produkt er "ny og ikke-åpenbar" og ikke bare nyheten og ikke-åpenbarheten til prosess. Retningslinjene fortsetter med å si, "søkeren må vise at produktetdefinert i prosesstermer, er ikke forutsett eller gjort åpenbart av et hvilket som helst tidligere kjent produkt."

Det ble ikke hevdet at den foreliggende oppfinnelse ikke var en ny eller ikke-åpenbar oppfinnelse. Snarere innrømmet SB i den grad, og bemerket at "IN'536 er en produkt-for-prosess siden den ikke passer inn i definisjonen av "produktpåstand"". Respondentene bestred heller ikke dette aspektet. DB, på samme måte, i paragraf 170, bemerker at "krav og spesifikasjoner forklarer forbedringen og fordelene som FCM oppnådde i forhold til kjent teknikk". Derfor var den oppfinnsomme egenskapen til patentet faktisk den kjemiske forbindelsen med tittelen FCM. I prinsippet stemmer begge benker med den gjeldende testen for patenterbarhet av et produkt-for-prosess-krav. 

Problemet dukker imidlertid opp når det gjelder beskyttelsesomfanget for en produkt-for-prosess-påstand. Praharsh hadde også påpekt mangelen på klarhet angående beskyttelsesomfanget i en slik sak. Er det begrenset kun til sluttproduktet uavhengig av den avslørte metoden/prosessen? Eller er det begrenset til omfanget av prosesspatent alene som brukes til å produsere sluttproduktet? Eller strekker det seg til å beskytte både produktet og prosessen som er rettet mot å produsere det? 

Svaret på spørsmålet ovenfor kan finnes i paragraf 143, hvor retten mente at "så lenge produkt-for-prosess-kravet gjelder et produkt som er nytt og oppfinnsomt og ukjent i tidligere teknikk, ville det forbli et produkt som ville faller innenfor rammen av paragraf 48(a)». Videre, i paragraf 128, er "primært fokus selv i slike krav således rettet mot produktet i motsetning til produksjonsprosessen". Derfor er fokus i produkt-for-prosess-påstand på produktattributtene i stedet for prosessen. 

Omfang av beskyttelse av produkt-for-prosess-krav

SB hadde bemerket at krenkelsesanalyse involverer to trinn - (a) å bestemme betydningen, omfanget og omfanget av søksmålspatentkravene; og (b) å sammenligne de tolkede påstandene med det angivelig krenkende produktet/prosessen. Språket i kravet er basert på for å definere det juridiske omfanget av kravet. Derfor blir hvert element i et slikt krav relevant for å definere omfanget av patentet. 

På bakgrunn av ovenfor mente SB at "Det er kategorisk bekreftet i den fullstendige spesifikasjonen at foreliggende oppfinnelse er en prosess for å produsere jernkarbohydratkomplekser ...det Vifor overser ved å påstå at prosessen er uvesentlig, er at karakteristiske egenskaper som den hevder i FCM, forskjellig fra kjent teknikk, er et direkte resultat av prosessen brukt av Vifor...at kravet kun fører til et produktkrav, ville gjøre beskrivelsen av påstanden med en detaljert og en spesifikk prosess meningsløs og usaklig"(Avsnitt 67, 71). Derfor, basert på prinsippet om at krav definerer territoriet eller omfanget av beskyttelse, i et produkt-for-prosess-krav, "monopol vil være begrenset til produktet oppnådd ved den spesifikke prosessen i kravene".

Retten fortsatte deretter med å sammenligne prosessen som ble brukt av tiltalte for å produsere FCM. Den konkluderte med at "prosessen vedtatt av dem for å oppnå FCM er utenfor grensene for omfanget av IN'536, og det anses at den påklagede prosessen med CRPL og VBPL er ikke-krenkende".

DB, som fordømte posisjonen ovenfor, mente at SB tok feil ved å mene at prosessbegreper brukt i et krav vil begrense beskyttelsen til å behandle patent. Denne forståelsen, sa det, er basert på forståelsen av at 'prosess' og 'produkt' opererer i siloer. Snarere, sek. 48(a) og (b) i loven er veiledende at loven "erkjenner at både produkt så vel som prosesser kan være gjennomsyret av oppfinnsomme kvaliteter og dermed være patenterbare". (Paragraf 107) Det gjelder at produkt-for-prosess er "et amalgam eller en hybrid og en som "grenser over det ellers merkbare og anerkjente skillet mellom produkter og prosesspatenter per se." (Avsnitt 109) Slike påstander gjelder "et nytt produkt hvis unike egenskaper søkes forklart ved referanse til produksjonsprosessen" på grunn av nødvendighetsregel. I paragraf 127 bemerker den at en "et produkt-for-prosess-krav vil bli akseptert og gitt lovfestet beskyttelse, bare hvis selve produktet er nytt". Her begrunner retten at dersom premien settes på produktnyheten for å vurdere produkt-for-prosess, kan det ikke være et prosesspatent. (127)  

Når det gjelder SBs observasjon om at et produktpatent må være "definert av dens sammensetning og struktur, både fysisk og kjemisk og ikke begrenset av en prosess”, observerer DB at dette er en feilaktig forståelse av produkt-for-prosess-patent. Hvorfor? Fordi slike patenter er ment å håndtere den eksepsjonelle situasjonen der "sammensetningen eller komponentene i produktet kan ikke forklares i eksplisitte termer unntatt ved referanse til en produksjonsprosess". Derfor er det feil å begrense beskyttelsen til prosesskrav basert på grunnen til at en slik prosess er definert i patentkravet siden "en produkt-for-prosess-påstand, selv om bruk av prosessvilkår, er grunnleggende opptatt av et oppfinnsomt produkt". (Avsnitt 132) 

Leserne må huske at krenkelsesanalysen besvares på grunnlag av produktegenskaper og de hors produksjonsprosessen. (Paragraf 166). Med dette i bakhodet, kan divisjonsbenken også kritiseres for å behandle 'produkt' og 'prosess' i siloer ved å fiksere overtredelsesanalysen på førstnevnte tilsvarende Single Bench? Hva vil skje i en situasjon der et nytt produkt produsert ved en ny prosess søkes beskyttet under produkt-for-prosess-kravet? Vil krenkelsesanalysen begrenses til produktattributtene da? Dette overlater jeg til leserne å bestemme. Et annet spørsmål er også hvor ytterligere appeller fra denne ordren ligger? Jeg har tidligere diskutert her. at avskaffelsen av IPAB har redusert klagemekanismen til to-lags system- Single Bench og Division Bench. Per 2(l)(iii), IPD-regler vil gjelde "unntatt saker som skal behandles av avdelingsbenken". Sec. 8(iii) sier at DHC-reglene vil gjelde for sivile stevninger i IPR-saker så lenge det ikke er inkonsekvens med IPD-reglene. Den foreliggende sak er en sivil diverse søknad. Foreløpig ser det ut til at den eneste gjenværende ankemuligheten er en begjæring om spesiell permisjon i henhold til artikkel 136 til Høyesterett. 

Retten kom med en annen viktig observasjon. Den bemerket at SB-ordren faktisk aksepterer en "teori om distinkt sett med regler" for undersøkelse og krenkelsesprosess. Med andre ord, mens nyheten og ikke-opplagtheten til produktet vil bli gitt forrang ved å undersøke om det skal gis patent, vil det samme bli sett bort fra når man håndhever det samme patentet for krenkelse av patent der fokus utelukkende vil være på prosessen som brukes. Retten avviser slike skiftende beskyttelseslinjer, resonnement, at en slik tolkning vil redusere omfanget av beskyttelse som er tilgjengelig for en oppfinner bare på grunn av mangel på klarhet i strukturen til oppfinnelsen. Her synes retten også å støtte ankende parts argument om at det er et kardinalprinsipp at "patentkrav ... tolket på en identisk måte både under hensyntagen til gyldighet så vel som krenkelse". (Avsnitt 51) 

Basert på de ovennevnte observasjonene, mente retten til slutt at siden FCM var et nytt produkt, plassert under pkt. 48(a) i loven, vil spørsmålet om krenkelse avhenge av grunnlaget for produktegenskaper og utenfor produksjonsprosessen. (avsnitt 166)

Oppnådd av v. Oppnåelig av- Intent of Patentee

Det ble reist et argument av ankemotparten om at intensjonen til patenthaveren, ved ikke å beskrive strukturen og sammensetningen av produktet, antydet at den søkte beskyttelsen var begrenset til prosesskrav. Som forklart ovenfor, er dette en feilaktig forståelse av produkt-for-prosess patent som krever referanse til prosess "bare for å hjelpe til med å forklare de nye egenskapene til et nytt produkt som er ukjent i tidligere teknikk». Retten gjør noen viktige bemerkninger med hensyn til å fastslå patenthavers hensikt fra krav og spesifikasjoner ved å ty til språkbruken i pkt. 48(a) og (b).

Ved å låne fra EPO skapte det et skille mellom "oppnåelig av" brukt i punkt (a) og "oppnådd av" i punkt (b). Den bemerker at førstnevnte formidler en "beskrivende prosess ved hvilken det påståtte produktet kan produseres eller produseres." En slik prosess anses imidlertid ikke som det oppfinneriske elementet. Uttrykket vil derfor vanligvis inngå i en produkt-for-prosess-påstand. Sistnevnte «formidler en direkte kobling mellom produktet og prosessen». Det vil si at bruk av slike ordlyder formidler patenthaverens hensikt om å begrense omfanget av patentet til kun å behandle krav. 

Dette, etter min mening, vil hjelpe til med fremtidig konstruksjon av krav om et produkt-for-prosess-patent ved å fokusere analysen på nyheten til produktet under pkt. 48(a). Det er imidlertid uklart om prosessen rettet mot å produsere selve produktet vil være beskyttet i en krenkelsesanalyse. 

Hva som kommer?

I tidligere innlegg her. og her., ble poenget tatt opp angående mangel på klarhet over produkt-for-prosess patentkrav innenfor det indiske patentregimet. Ovennevnte observasjoner gjort av dommen klargjør hva som er produkt-for-prosess-krav, omfanget av beskyttelsen av det og dets import i pkt. 48(a) i loven. Bemerkelsesverdig svarer dommen på en relevant tvil reist av Praharsh om SB-ordren: "Jeg tviler på at denne ordren vil inspirere enhver søker til å avsløre sin oppfinnelse med vilje ved å bruke 'produkt-for-prosess'-krav på grunn av svingende hensyn til "produktpatent"-aspektet av oppfinnelsen mens man undersøkte kravene først, og deretter undersøkte påstandene om krenkelse, og anser oppfinnelsen for å være en prosess." Denne dommen, ved å utvide omfanget av beskyttelse for "produkt-for-prosess"-krav ved å bruke samme standard for undersøkelse og krenkelse, stimulerer til innovasjon på felt der det er vanskelig å fastslå strukturen til oppfinnelsen fra begynnelsen. Forstått i denne forstand, treffer dommen den rette balansen mellom "forventninger til patenthaveren samtidig som man unngår spekteret av overproteksjonisme".

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://spicyip.com/2024/02/product-by-process-claim-dhc-to-the-rescue.html