I henne 'Godt nytt år' (30. desember 2022) innlegg på denne bloggen 'Varemerker i Luxembourg' Verena von Bomhard henviste kort til ECJs Classic Coach-avgjørelse (C-112/21) av 2. juni 2022 med hensyn til 'det komplekse forholdet mellom varemerker og tidligere uregistrerte lokale rettigheter og varenavnrettigheter'. I mellomtiden ble saken returnert til Hoge Raad (HR), den nederlandske høyesterett, for endelig avgjørelse 8. september 2023, en god grunn for en oppdatering og oversikt over utfallet.

EF-domstolen ga en kortfattet oversikt over fakta som er relevante for saken (se punkt 18-28). For korthets skyld i dette innlegget gjentar jeg ikke de detaljerte faktaene i saken, men skisserer bare generelt situasjonen for å illustrere det endelige utfallet av saken.

De detaljerte faktaene er ganske omfattende og passer ikke inn i formatet til denne korte publikasjonen. Å sette seg inn i sakens fakta så vel som de involverte avgjørelsene fra lavere domstoler som behandlet og satte pris på fakta, er også langt fra enkelt, spesielt på grunn av anonymiseringen av saksøker (et nederlandsk aksjeselskap som påberopte seg sitt varemerke registrert i Benelux). i 2008) og personer involvert i saken.

Relevant å nevne her er at foretaksnavnet til saksøker inkluderer etternavnet til nevnte personer, mens det påberopte ordet varemerke er lik det etternavnet. Familienavnet kan avledes fra Benelux-varemerkeregistreringsnummeret (som er 836581), som avsløres av lagmannsretten i Haag i sin avgjørelse om anke. Heretter omtales saksøkerselskapet likevel som X for å holde anonymiseringen mest mulig på plass. Den angivelig krenkende saksøkte – et kontraktsmessig partnerskap i henhold til nederlandsk lov – er Classic Coach Company (heretter referert til som CCC). Og M representerer varemerket som påberopes av X. Begge selskapene – hvis grunnleggere var brødre – tilbyr turbiltjenester.

Saken gjaldt følgende situasjon: saksøkte CCC brukte et M-varenavn for en eneste lokalt drevet virksomhet (la oss si Nederland). X er uenig i nevnte bruk og angriper CCCs bruk av M på to grunnlag: et eget handelsnavn vedrørende M som går foran CCCs handelsnavn og en Benelux-varemerkeregistrering for M som er av senere dato enn CCCs M-varenavn.

Dette 'klemmeSituasjonen løses av EF-domstolen som følger. Varemerkeeier X kan ikke angripe CCC for varemerkebrudd, fordi varemerkeretten M kommer med begrensningen at den ikke kan håndheves mot et kun lokalt brukt varenavn M. Uttrykt positivt (men det er ikke det tolkningsspråket som EF-domstolen kan bruke) : CCC kan fortsette bruken av handelsnavnet M.

Forsvaret fra X om at CCC bare nyter slik beskyttelse hvis (og bare hvis) CCC kan angripe Xs M-varemerkebruk (for eksempel på grunnlag av at bruken som et varemerke for M, et varenavn som allerede var i bruk, er ulovlig ), er ubegrunnet og må avvises, så dømmer EF-domstolen veltalende på flere grunnlag. En av dem er (allerede) at ordlyden i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2008/95 ikke på noen måte bestemmer at tredjeparten (CCC) må kunne forby bruken av dette merket (Xs varemerke M), å kunne hevde samme rett (for handelsnavnet M til CCC) overfor innehaveren X av det senere merket M.

Og hva om X ville ha rett til firmanavnbeskyttelse for M før firmanavnbeskyttelsen for M i CCC? EF-domstolen presiserer at CCC fortsatt kan gis en beskyttet stilling som tredjepart i henhold til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2008/95 – med andre ord begrensningen av varemerkeeiernes forbudsrett består – i den grad det iht. lovene i den aktuelle medlemsstaten (Nederland i dette tilfellet), innehaveren av varemerket og den enda eldre rettigheten (som X) kan ikke lenger, på grunnlag av sin enda eldre rett, forby bruken av tredjepart (CCC) av sin nyere rettighet (handelsnavn M). En slik situasjon ble akseptert av domstolen i Haag i denne saken som et resultat av foreldelse som følge av samtykke.

I sin avgjørelse av 8. september 2023 avviste HR de (gjenstående) kassasjonsklagene fra varemerkeeieren X ved å anvende EF-domstolens avgjørelse som forklart ovenfor.

_____________________________

For å sikre at du ikke går glipp av regelmessige oppdateringer fra Kluwer Trademark Blog, vennligst abonner her..

Kluwer IP-lov

De 2022 Future Ready Advokatundersøkelse viste at 79 % av advokatene tror at viktigheten av juridisk teknologi vil øke for neste år. Med Kluwer IP Law kan du navigere i den stadig mer globale praksisen med IP-lov med spesialisert, lokal og grenseoverskridende informasjon og verktøy fra alle foretrukne steder. Er du som IP-profesjonell klar for fremtiden?

Lær hvordan Kluwer IP-lov kan støtte deg.