Diskuterer Delhi High Courts nylige tolkning av doktrinen om ekvivalenter i SNPC Machines Private Limited & Ors. v. Vishal Choudhary, vi er glade for å gi deg dette innlegget av SpicyIP-praktikant Vishno Sudheendra. Vishno er andreårs jusstudent ved NLSIU, Bangalore. Hans forrige innlegg kan nås her..

Ikke-bokstavelig krenkelse: klarhet eller forvirring?

Av Vishno Sudheendra

Delhi HC 5. mars 2024 uttalte en ordre, i SNPC Machines Private Limited & Ors. v. Vishal Choudhary, som diskuterer et tilfelle av ikke-bokstavelig krenkelse av en patentert mursteinsmaskin. Domstolen undersøker i sammenheng med denne kjennelsen Doctrine of Equivalents, en doktrine utviklet i USA, og Doctrine of Pith and Marrow, som er en doktrine utviklet i Storbritannia. Jeg forsøker å analysere rekkefølgen og argumentere for at retten ved på en merkelig måte å kombinere dem begge har skapt mer forvirring enn klarhet.

En kort oversikt over disse læresetningene

Jeg prøver å gi korte forklaringer av de berørte doktrinene for større klarhet før jeg dykker ned i saken.

Doktrine om ekvivalenter: Denne doktrinen stammer fra amerikansk rettsvitenskap, spesielt fra SCOTUS-saken Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products. Den tillater en patentinnehaver å kreve krenkelse selv om et anklaget produkt/prosess ikke bokstavelig talt krenker språket i patentkravene, men i stedet krenker på en ikke-bokstavelig måte ved å erstatte produkt/prosesselementer med tilsvarende elementer. (Praharsh diskuterer læren her.). Omfanget av doktrinen om ekvivalenter avhenger av to faktorer: testen for ekvivalens og de juridiske barrierene for ekvivalenter. I USA har domstolene etablert fem juridiske tester for å begrense anvendelsen av doktrinen: alle elementer-regelen, den trippel identitetstesten som fokuserer på funksjon, måte og resultat, testen for uvesentlige forskjeller, åpenbarhetstesten og den kjente utskiftbarhetstesten. (Patodia, Jain og Shukla). Blant de nevnte testene og begrensningene er "alle elementer-regelen" og "trippelidentitetstesten" relevante for vår diskusjon siden domstolen kun behandler dem.

'Alle elementer regel': 'All Elements Rule' begrenser læren om ekvivalenter. Den krever at testen for ekvivalenter må brukes på individuelle elementer, ikke oppfinnelsen som helhet, for å forhindre eliminering av ethvert element helt (Hilton Davis Chemical Co v. Warner-Jenkinson, Patodia, Jain og Shukla).

"Trippel identitetstest": Den fungerer som en grunnleggende test for doktrinen om ekvivalenter. Den sier at en krenkelse er forårsaket av det anklagede produktet hvis det "utfører i det vesentlige samme funksjon på i det vesentlige samme måte for å oppnå samme resultat" [Sanitary Refrigerator Co v. Winters]. Denne testen brukes sammen med "alle elementer-regelen"

Læren om Pith og Marrow: Denne doktrinen har sin opprinnelse i Storbritannias rettsvitenskap Clark v. Adie, (betalingsmur). Prinsippet om "marg og marg" avgrenset omfanget av patentbeskyttelse basert på kjernestoffet i oppfinnelsen. I henhold til denne doktrinen kunne krenkelse bevises hvis saksøktes enhet eller metode inkorporerte alle de avgjørende komponentene i patentet (Mathur).  

Det skal bemerkes at i Storbritannia erstattet Catnic Test eller Doctrine of Purposive Construction Doctrine of Pith and Marrow, i Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. (paywalled) Catnic-testen legger vekt på å tolke patentkrav med hensikt for å skjelne oppfinnerens tiltenkte beskyttelsesomfang, i motsetning til Doctrine of Pith and Marrow som fokuserer på substansen i oppfinnelsen mens man vurderer essensielle elementer (Mehra). Men etter-Actavis v. Eli Lilly ([2017] UKSC 48), ser det ut til at Storbritannias høyesterett har injisert Doctrine of Equivalents (Cordery).

Så hva er forskjellen mellom The Doctrine of Equivalents og The Doctrine of Pith and Marrow?

Doktrinen om ekvivalenter vil gjelde selv om både essensielle og uvesentlige elementer erstattes med deres ekvivalenter i det krenkende produktet/prosessen. Imidlertid, for anvendelsen av Doctrine of Pith and Marrow må alle essensielle elementer være de samme i det krenkende produktet/prosessen, mens bare uvesentlige elementer kan erstattes med dets ekvivalenter (Mathur). Derfor gir Doctrine of Equivalents ved å tillate ekvivalenter for både essensielle og uvesentlige elementer, via den trippel identitetstesten, et mye bredere spekter for ikke-bokstavelig krenkelse i forhold til Doctrine of Pith and Marrow.

Ordenen

Saksøkerne, SNPC Private Limited og andre, sendte inn en søknad med krav om permanent forføyning mot saksøkte, Vishal Choudhary, fra å bruke, lage, produsere, tilby for salg eller selge eller importere de påklagede mursteinsmaskinene. Det ble påstått at saksøkte produserte og solgte mursteinsmaskiner som lignet på saksøkernes patenterte mursteinsmaskiner. Saksøkerne påsto ikke-bokstavelig krenkelse basert på læren om marv og marg og læren om ekvivalenter. De saksøkte hevdet at siden det angivelig krenkende produktet mangler kabin, styring, styrte forhjul og motorisering av bakhjul, må "alle elementer-regelen" anvendes som innebærer at produktet må inneholde alle krav i draktpatentet, og hvis til og med en enkeltelement mangler i det angivelig krenkende produktet, vil det ikke utgjøre krenkelse.

Domstolen bemerket at «alle elementer-regelen» må brukes på en kvalifisert måte. En krenker kan, hvis "alle elementer-regelen" ikke er kvalifisert, distribuere mindre variasjoner i et produkt som har flere elementer og hevde at produktet ikke krenker det patenterte produktet selv om det utfører samme funksjon på i det vesentlige samme måte for å oppnå samme resultat. Domstolen understreket at den vesentlige ideen for å søke patent er kommersiell utnyttelse av samme. Det ble videre observert at trippelidentitetstesten blir kritisk i undersøkelsen av krenkelse fordi hovedformålet til krenkeren er å produsere et produkt som konkurrerer med saksøkernes produkt. Hvis en krenkers produkt undergraver patenthaverens produkt, selv med små modifikasjoner, undergraver det det grunnleggende målet med patentet. Derfor slo domstolen fast at det er nødvendig å anvende både marv- og margtesten og trippelidentitetstesten for å vurdere potensielle krenkelser. Basert på den nevnte analysen avviste retten tiltaltes påstand mens den registrerte at "regelen med alle elementer kan ikke vedtas med unntak av marv- og margregelen».

Retten la merke til at grunnen og margen av saksøkernes oppfinnelse er å sørge for en teglmontering med mobilitet. Etter å ha vurdert de nevnte prinsippene, innvilget domstolen forføyningen, samtidig som den mente at mangelen på elementer i tiltaltes maskin ikke er avgjørende, siden produktet også sørger for en mursteinsmontering med mobilitet.

Analyse

Det juridiske landskapet angående ikke-bokstavelig krenkelse i India har ingen klarhet, dvs. at domstolene har brukt verken læren om marv og marg eller læren om ekvivalenter, og det eksisterte ingen dom som prioriterte en lære over en annen (For å lese mer se denne). I det gitte tilfellet har domstolen lagt betydelig vekt på læren om marv og marg og videre også ansett at den samme skal prioriteres fremfor "alle elementer-regelen" som er en del av læren om ekvivalenter. Prioriteringen av Doctrine of Pith and Marrow er ønskelig i indisk kontekst, som kommentert av prof. Sarnoff på SpicyIP tidligere (her.) fordi doktrinen er en import fra britisk rettsvitenskap som indisk rettsvitenskap er mye nærmere sammenlignet med amerikansk rettsvitenskap. Videre utvider Doctrine of Equivalents patentbeskyttelsen utover omfanget av det tolkede språket og åpner for erstatning av essensielle elementer hvis de substituerte elementene består den trippel identitetstesten, mens Doctrine of Pith and Marrow krever tilstedeværelse av alle essensielle elementer, og bare uvesentlige elementer kan erstattes med dets ekvivalenter.

Imidlertid følges denne prioriteringen av Doctrine of Pith and Marrow av domstolens påstand om at Doctrine "burde brukes sammen med trippel identitetstesten", en test som brukes til å bestemme ekvivalens under Doctrine of Equivalents. Så på den ene siden søker Storbritannias Doctrine of Pith and Marrow å vurdere substansen i oppfinnelsen og ignorere ikke-essensielle variasjoner, og på den andre siden vurderer USAs Doctrine of Equivalents ekvivalensen av elementer i produktet via den trippel identiteten test. Å koble den trippel identitetstesten med Doctrine of Pith and Marrow skaper mer forvirring enn å gi klarhet i det gitte juridiske landskapet. 

Prioriteringen av substansen i oppfinnelsen via Doctrine of Pith and Marrow over 'alle elementer-regelen' og doktrinen kombinert med den trippel identitetstesten fører til en betydelig utvidelse av omfanget for å hevde ikke-bokstavelig krenkelse, under nevnte doktrine. Denne utvidelsen er forårsaket på grunn av inkorporeringen av den trippel identitetstesten som også ville tillate ekvivalens av både essensielle og uessensielle elementer, mens Doctrine of Pith and Marrow opprinnelig bare tillot ekvivalens av uessensielle elementer.

Den nevnte utvidelsen ved å kombinere de to doktrinene, kombinert med utelukkelsen av 'alle elementer-regelen', bør brukes fornuftig som en presedens mens man vurderer avgjørelsen fra den kanadiske høyesterett i tilfelle av Gratis World Trust v. Electro Sante Inc., hvor det ble understreket at «patentets oppfinnsomhet ligger ikke i identifiseringen av et ønskelig resultat, men i å lære et bestemt middel for å oppnå det. Kravene kan ikke strekkes til å la patenthaveren monopolisere alt som oppnår det ønskede resultatet.»  

konklusjonen

Bestillingen fremhever rettens avgjørelse om å prioritere læren om marv og marg fremfor "alle-elements-regelen" under læren om ekvivalenter. Mens det understreker viktigheten av å vurdere substansen i oppfinnelsen, introduserer rettens kobling av marv- og margdoktrinen med trippelidentitetstesten, typisk assosiert med Doctrine of Equivalents, kompleksitet og potensiell forvirring i det juridiske landskapet. Denne tilnærmingen utvider omfanget for å hevde ikke-bokstavelig krenkelse ved å gi forrang til den generelle substansen i oppfinnelsen fremfor analysen av spesifikke elementer og krav. Utvidelsen bør imidlertid sees med forsiktighet gitt at et patent ikke (dvs. ikke bør) gi en lisens til å monopolisere alt som oppnår det ønskede resultatet.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://spicyip.com/2024/03/non-literal-infringement-clarity-or-confusion.html