Spotify AB (“Spotify”) heeft gezegevierd in twee oppositieprocedures die het heeft aangespannen tegen de inschrijvingen van twee POTIFY-merken, die zijn aangevraagd door US Software Inc. (“US Software”), in verband met zijn Potify-platform. Volgens US Software is Potify "een backend-softwareplatform dat is ontworpen voor legale marihuana-apotheken om hun producten op de markt te brengen en te verkopen."
Ter ondersteuning van haar opposities heeft Spotify drie argumenten aangevoerd tegen de POTIFY-merken, namelijk gevaar voor verwarring met het SPOTIFY-merk, verwatering door vervaging van het SPOTIFY-merk, en verwatering door aantasting van het SPOTIFY-merk. De Raad voor Merkenrecht en Beroep (TTAB) uitgesloten in het voordeel van Spotify wordt alleen naar de verwatering gekeken door de grond te vervagen.
Verdunning door vervaging
Volgens artikel 43(c) van de Merkenwet:
“De houder van een beroemd merk dat onderscheidend is, inherent of door verworven onderscheidend vermogen, heeft recht op een rechterlijk bevel tegen een andere persoon die, op enig moment nadat het merk van de eigenaar beroemd is geworden, een merk of handelsnaam in de handel gaat gebruiken die waarschijnlijk verwatering zal veroorzaken door vervaging van het beroemde merk, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van daadwerkelijke of waarschijnlijke verwarring, van concurrentie of van daadwerkelijke economische schade.” 15 USC § 1125(c)
De TTAB heeft vier eisen opgesteld waaraan een merkhouder moet voldoen om de waarschijnlijkheid van verwatering door vervaging aan te tonen. In de context van de onderhavige opposities moest Spotify aantonen dat (1) zij eigenaar is van een beroemd merk dat onderscheidend is, (2) US Software in de handel een merk gebruikt dat het beroemde merk van Spotify zou verwateren; (3) Het gebruik van het merk door US Software begon nadat Spotify beroemd werd; en (4) het gebruik van het merk door US Software zal waarschijnlijk verwatering door vervaging veroorzaken.”
SPOTIFY's onderscheidend vermogen en bekendheid
De TTAB had er geen probleem mee om te constateren dat het SPOTIFY-merk onderscheidend is, “zowel inherent als door verwerving als resultaat van wijdverbreid gebruik en consumentenherkenning.” Het merkte verder op dat “het een bedachte, fantasievolle term is.”
Wat betreft de vraag of het merk van Spotify beroemd is, heeft de TTAB gekeken naar de wettelijke factoren die zijn uiteengezet in 15 USC § 1125(c)(2)(A), namelijk de reclame en verkopen van Spotify, de mate van daadwerkelijke herkenning van het merk, en de USPTO-registratie van het SPOTIFY-merk. Nogmaals, de TTAB heeft er geen probleem mee om te constateren dat “SPOTIFY naar alle maatstaven buitengewoon beroemd is.”
US Software beweerde dat het SPOTIFY-merk nog niet beroemd was geworden tegen de tijd dat het voor het eerst het POTIFY-merk gebruikte, dat wil zeggen op 1 januari 2017. De TTAB verwierp deze bewering, niets dat “het grote aantal Spotify [maandelijks actieve gebruikers van vóór 2017] ] alleen” rechtvaardigde een dergelijke bevinding.
De kans dat SPOTIFY verwatert door vervaging
Spotify's bewering van verwatering was op zichzelf voldoende om aan de tweede vereiste te voldoen. De TTAB constateerde dat het gebruik van POTIFY waarschijnlijk verwatering door vervaging zou veroorzaken en keek opnieuw naar wettelijke factoren, dit keer uiteengezet in 15 USC § 1125(c)(2)(B)(i-vi).
Ten eerste merkte het op dat de POTIFY-merken “in hun geheel zeer vergelijkbaar zijn.” Ten tweede gaf de TTAB met betrekking tot het onderscheidend vermogen van SPOTIFY aan dat US Software “niet betwist dat SPOTIFY een groot onderscheidend vermogen heeft”, terwijl het verduidelijkte dat het niettemin “een van de meest erkende merken in de Verenigde Staten is.”
Hoewel US Software niet inging op Spotify's exclusieve gebruik van SPOTIFY, benadrukte de TTAB dat het bedrijf “zijn rechten op het SPOTIFY-merk krachtig afdwingt, onder meer via sommatiebrieven, en domeinnaam- en [TTAB]-procedures.” Wat de kwestie van de erkenning betreft, meende de TTAB dat “weinig merken in de Verenigde Staten zo breed worden erkend als SPOTIFY.”
De TTAB richtte zich vervolgens op de vraag of US Software van plan was een associatie tussen POTIFY en SPOTIFY tot stand te brengen. Gezien de bewering van US Software dat “het besluit om het POTIFY-merk over te nemen niets met [Spotify] te maken had”, zei de TTAB dat dit “moeilijk te geloven” was, waarbij onder andere werd opgemerkt dat de opdrachtgevers van US Software Spotify-gebruikers waren.
Lessen uit het verleden
Deze case biedt een aantal lessen voor bedrijven, en niet alleen voor cannabisbedrijven. Ten eerste onderstreept het het belang van het registreren van handelsmerken. Hoewel Spotify common law-rechten heeft op SPOTIFY (en deze feitelijk in de procedure heeft aangevoerd), heeft de registratie haar claims versterkt en was deze soms doorslaggevend in de overwegingen van de TTAB over wettelijke factoren.
Ten tweede benadrukte de TTAB expliciet het fantasievolle karakter van het SPOTIFY-merk. Het onderscheidend vermogen van handelsmerken is een spectrum, met aan de ene kant generieke en beschrijvende merken en aan de andere kant fantasievolle merken. Fantasievolle merken hebben de beste kans om registreerbaar en afdwingbaar te zijn. Wees creatief en vergeet handelsmerken niet basics.
Ondertussen laat het lot van Potify zien dat er een limiet is aan de hoeveelheid tractie die bedrijven kunnen krijgen uit grapnamen. Deze kunnen een hit zijn T-shirt ontwerpers, maar is niet de basis waarop een merk kan worden gebouwd. Zoals uit deze procedure blijkt, kunnen dergelijke namen zelfs contraproductief blijken te zijn, vooral als het doel van de grap een no-nonsense bedrijf als Spotify is.
Bron: https://harrisbricken.com/cannalawblog/spotify-smokes-potify/
