In een unaniem besluit - Commissioner of Patents tegen Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd [2021] FCAFC 202 – een volledige bank van drie rechters (Middleton, Perram en Nicholas JJ) van het Federale Hof van Australië ('Full Court') heeft de uitspraak van vorig jaar door Justice Burley, die claims gericht op een zogenaamd 'feature game', geïmplementeerd op een elektronische speelautomaat (EGM) vormde een voor octrooi in aanmerking komende 'manier van fabricage' volgens de Australische wet. (Een 'functiespel' is een secundair of bonusspel dat wordt geactiveerd door het optreden van een gedefinieerde gebeurtenis in het 'basisspel' met draaiende rollen.) Ik heb destijds uitgelegd, heeft Justice Burley een test in twee stappen toegepast, waarbij hij zich eerst afvroeg of 'de geclaimde uitvinding slechts betrekking heeft op een schema of zakelijke methode van het type dat niet het juiste onderwerp is van een octrooiverlening op letters' en vervolgens - als deze vraag wordt beantwoord in bevestigend - 'of de in een computer geïmplementeerde methode er een is waarbij de uitvinding in de automatisering van de methode ligt' in plaats van 'slechts een niet-octrooieerbaar schema in een computer te pluggen'. Hij vond de claims bij de eerste stap octrooieerbaar, omdat ze waren gericht op 'een mechanisme van een bepaalde constructie', namelijk een speelautomaat.

De voltallige rechtbank heeft de test van Justice Burley verworpen, waarbij de meerderheid (Middleton en Perram JJ) een alternatieve tweestapstest voorstelt (bij [26]), die eerst vraagt ​​of de geclaimde uitvinding 'een in computers geïmplementeerde uitvinding' is en vervolgens - zo ja – 'kan de geclaimde uitvinding in grote lijnen worden omschreven als een vooruitgang in de computertechnologie'. De meerderheid stelde vast dat de BAVA van Aristocraat, ondanks dat het werd geclaimd in termen van een combinatie van hardware- en softwarecomponenten, in wezen een in computers geïmplementeerde uitvinding was, en dat de beweerde bijdrage van de geclaimde uitvinding 'alleen betrekking heeft op het gebruik van een computer' en niet aan 'de ontwikkeling of vooruitgang van computertechnologie' (bij [63]-[64]). Als zodanig concludeerden zij dat de conclusies niet waren gericht op voor octrooien in aanmerking komende onderwerpen.

De derde rechter van het voltallige hof, Nicholas J, kwam met een andere redenering tot dezelfde uiteindelijke conclusie. Hij was het met de meerderheid eens dat de tweestapstest van rechter Burley niet de juiste benadering was, omdat het niet in overeenstemming was met de bewering van de commissaris dat de uitvinding zoals beschreven en geclaimd in wezen slechts een schema of een reeks regels was voor het spelen van een spel geïmplementeerd met behulp van generieke computertechnologie vanwege zijn bekende en goed begrepen functies' (op [135]). In plaats van echter te onderzoeken of de beweringen van Aristocraat waren gericht op een 'in computers geïmplementeerde uitvinding', merkte hij eenvoudig op dat 'de essentie van de uitvinding, zoals beschreven en geclaimd, ligt in de spelprogrammacode die een computer belichaamt die is geïmplementeerd schema of reeks regels voor het spelen van een spel' (bij [138]). Hij redeneerde verder (bij [140]-[142]) dat de spelcode geen 'technologisch probleem' oplost, en evenmin enig 'ongebruikelijk technisch effect veroorzaakt door de manier waarop de computer wordt gebruikt', en daarom dat er is niets 'aan de manier waarop de spelcode ervoor zorgt dat de EGM werkt, dat kan worden beschouwd als iets dat anders zou kunnen worden beschouwd als puur abstracte informatie die in het geheugen is gecodeerd, heeft omgezet in iets dat het vereiste kunstmatige effect heeft.'

Hoewel de voltallige rechtbank oordeelde dat de representatieve claim in kwestie niet-octrooieerbaar was, sloot het de mogelijkheid niet volledig uit dat er aspecten zijn die in aanmerking komen voor octrooien aan de uitvindingen die worden beschreven in de vier innovatieoctrooien van Aristocrat. De zaak is terugverwezen naar rechter Burley om eventuele resterende kwesties vast te stellen in het licht van het arrest van het voltallige Hof.

Deze beslissing heeft positieve en negatieve kanten. Positief is dat de benadering van de meerderheid enige duidelijkheid geeft over de benadering die moet worden gevolgd bij het construeren en beoordelen van claims op in computers geïmplementeerde uitvindingen, die vaak een fysiek apparaat omvatten dat is gedefinieerd in termen van (mogelijk conventionele) hardware, geconfigureerd via software voor een bepaalde functionaliteit. Aan de andere kant vertrouwde de meerderheid ook op het bestaan ​​van 'een vooruitgang in computertechnologie' om octrooi-geschiktheid te verlenen aan een in computers geïmplementeerde uitvinding, zonder duidelijke richtlijnen te geven over wat precies onder deze terminologie valt. De beslissing houdt ook een onzekerheid in stand die bestaat over de exacte rol die informatie uit de stand van de techniek moet spelen bij het toepassen van de 'manier of manufacturing'-test om de geschiktheid van octrooien te beoordelen.