Illumina, de Amerikaanse fabrikant van gene sequencing-technologie, heeft momenteel een geschil met de Chinese concurrent BGI, voorheen Beijing Genomics Institute, en haar dochteronderneming MGI Tech in tal van landen. In totaal zijn er vijf Illumina-patenten in geschil. Alle patenten beschermen verschillende technologieën die verband houden met DNA-sequencing.
Betreffende recente kortgedingprocedure in Parijs EP 1 530 en afgesplitst octrooi EP 3 002. Beide hadden betrekking op gemodificeerde nucleotiden voor polynucleotide-sequencing.
Illumina en MGI staan tegenover elkaar
In mei 2020 diende MGI Tech een nietigheidszaak in tegen Illumina bij de rechtbank van Parijs om de weg vrij te maken om zijn eigen product op de markt te brengen. Het Chinese bedrijf wilde de Franse Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) voorzien van zijn sequencingkits.
In september verzocht Illumina om een inbeslagname (in het Frans: saisie contrefaςon) om bewijs te verzamelen tegen MGI. Vervolgens diende Illumina in oktober 2020 een inbreukprocedure in bij het Gerechtshof van Parijs. Vervolgens, in januari 2021, verzocht de in San Diego gevestigde eiser ook om een verbod tegen MGI voor een voorlopige voorziening, informatie en schadevergoeding.
MGI voerde echter aan dat de beweringen van Illumina onevenredig waren. Het voerde ook aan dat de betwiste technologie belangrijk was in de strijd tegen Covid-19 in Frankrijk. De eiser wierp tegen dat andere technologieën voor het sequentiëren van genen op de markt geen inbreuk maakten op zijn octrooi. Illumina voerde ook aan dat het gevraagde verbod geen betrekking had op PCR-tests. Daarom zei het dat een argument voor algemeen belang ongeldig was in het huidige geschil.
De rechtbank wees Illumina's verzoek om een voorlopige voorziening tegen MGI (zaak-ID: 20/03907) af.
Parijs gaat zijn eigen weg
Met deze beslissing is de jurisprudentie van het Gerechtshof van Parijs afgeweken van andere Europese rechtbanken. Illumina heeft succes gezien in de meeste parallelle procedures die werden gevoerd in onder andere het VK, Duitsland, België, Spanje, Italië en Zwitserland.
Het Amerikaanse bedrijf claimt claim 1 van EP 578 in een beperkte versie, die eerder werd bevestigd door de oppositieafdeling van het EOB. Naast EP 578 en EP 289 (beide “modified nucleotides for polynucleotide sequencing”), heeft de Europese reeks procedures ook betrekking op EP 3 587 (“gemodificeerde nucleotiden”), EP 1 828 (“verbeterde methode van nucleotidedetectie”) en EP 2 021 ("kleurstofverbindingen en het gebruik van hun gelabelde conjugaten").
In de zomer van 2020 heeft de regionale rechtbank van Düsseldorf op grond van EP 578 dwangbevelen uitgevaardigd tegen BGI en MGI. In november 2020 heeft de regionale rechtbank van Düsseldorf vervolgens vastgesteld dat EP 578 in het hoofdgeding is geschonden zonder de beslissing in de parallelle nietigheidszaak af te wachten.
Vervolgens verklaarde het Duitse Federale Octrooigerecht in januari 2021 in een voorlopig oordeel dat EP 578 voldeed aan de eis van uitvinderswerkzaamheid.
VK en Spanje wegen mee
In Spanje heeft de handelsrechtbank van Barcelona in november 2020 een voorlopige voorziening uitgevaardigd tegen de Letse MGI-dochteronderneming Letland MGI Tech en haar distributeur Comercia Rafers. De uitspraak had betrekking op EP 578 en EP 289, hoewel een beroep tegen deze beslissing aanhangig is.
Een januari 2021 beslissing van het Britse Hooggerechtshof gevolgd, die EP 578 en EP 289 - samen met andere patenten - geldig en geschonden vonden.
Sabine Age
Octrooihouders vinden het in Frankrijk vaak moeilijk om te zegevieren bij een verzoek om een verbod. Zij beschouwen met name Duitsland als dé plaats bij uitstek voor voorlopige voorzieningen.
Maar hoewel de rechtbanken van Parijs PI's toestaan, als geldigheid en inbreuk op een betwist octrooi waarschijnlijk lijkt, zijn Franse rechters de laatste tijd minder vriendelijk geweest voor octrooihouders.
Meest recentelijk heeft het hof van beroep van Parijs handhaafde een uitspraak in eerste aanleg in het geschil tussen Allergan en Mylan en weigerde Allergan's verzoek om een voorlopige voorziening. IPCom, Bayer en MSD had soortgelijke ervaringen.
Bewezen teams
Zoals gebruikelijk in Frankrijk vond de drie uur durende hoorzitting persoonlijk plaats. Betrokken partijen die niet pleitten, bekeken echter via video. Momenteel kunnen deelnemende advocaten bij de 3e kamer van het Gerechtshof Parijs niet pleiten via video.
De klantrelatie tussen Illumina en Hoyng Rokh Monegier Véron bestaat al een aantal jaren. Het is echter de eerste keer dat het bedrijf in een rechtszaak voor het Amerikaanse bedrijf optreedt. Boetiekfirma Powell Gilbert vertegenwoordigde Illumina in de procedure in het VK.
David Por
In Duitsland vertegenwoordigde Rospatt Osten Pross de octrooihouder in de inbreuk- en nietigheidsprocedure.
BGI/MGI vertrouwde op Allen & Overy in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Voor Illumina:
Hoyng Rokh Monegier Veron (Parijs): Sabine Agé, Florence Jacquand; medewerkers: Charlotte Cuny, Laurène Borey
Voor BGI/MGI
Allen & Overy (Parijs): David Por
Gerechtshof, Parijs
Florence Butin (voorzitter)
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
