Zephyrnet-logo

Een heimelijke overname leidt tot een geldig verweer in procedures voor merkinbreuk

Datum:

Deze zaak ABP Technology Ltd tegen Voyetra Turtle Beach, Inc. & Anor (Rev1) [2021] – EWHC 3096 (Ch) (19 november 2021) betreft twee partijen die sterk gelijkende/identieke merken (STEALTH) gebruiken op identieke waren. In dit artikel worden enkele belangrijke punten besproken die voortkomen uit hun geschil, evenals de tactieken die de partijen gebruikten.

Beide partijen waren betrokken bij UKIPO-procedures waarin de merkaanvraag van gedaagden werd afgewezen vanwege het oudere recht van de eiser. Na de succesvolle EUIPO-procedure heeft de eiser een vordering wegens inbreuk ingediend tegen het gebruik van het STEALTH-teken door de verweerders. De gedaagden pleitten voor eerlijk gelijktijdig gebruik als de enige basis van hun verdediging.

Terwijl de inbreukprocedure aanhangig was, kochten gedaagden een merkinschrijving voor het identieke woordmerk STEALTH van een derde partij. De inschrijving heeft betrekking op zeer vergelijkbare waren en heeft een eerdere aanvraagdatum (mei 1996) dan het eerste gebruik door de eiser van het merk STEALTH (medio 2014). Deze registratie is echter niet gebruikt en is vanaf 17 mei 2001 kwetsbaar voor niet-gebruik.

Artikel 46 (3) van de Merkenwet 1994 bepaalt dat de merkregistratie niet mag worden ingetrokken op grond van niet-gebruik als het gebruik wordt hervat 3 maanden voordat de doorhaling van het niet-gebruik wordt ingediend. Als de aanvrager van doorhaling de houder echter op grond van dezelfde afdeling in kennis had gesteld, zou het gebruik van het merk na de kennisgeving niet relevant zijn om de inschrijving te staven, tenzij de houder al begonnen is met de voorbereiding van het gebruik van het merk vóór de kennisgeving. In dit geval heeft de eiser de eigenaar niet op de hoogte gesteld van de mogelijke annuleringsactie. Zolang de gedaagden aan deze eis van drie maanden kunnen voldoen, zou de geldigheid van de registratie moeilijk te betwisten zijn.

Op 28 januari 2021, na de uitgifte van het claimformulier maar vóór de betekening van de verdediging, kocht een anonieme agent deze registratie van de vorige eigenaar. De akte van toewijzing is op 3 maart 2021 gedeponeerd. Deze anonieme agent heeft op 15 maart 2021 ten gunste van gedaagden een vergunning verleend om deze registratie te gebruiken, maar de ingangsdatum van de vergunning is 28 jan 2021. Precies drie maanden later, op 15 juni 2021 heeft de anonieme gemachtigde de registratie toegewezen aan de eerste verweerder en de aantekening van de cessie is ingediend op 28 juni 2021. Op 9 juli 2021 hebben de advocaten van de verweerders de eiser in kennis gesteld van hun voornemen om toestemming van de rechtbank te vragen om het verweerschrift en de tegenvorderingen aan te passen aan de nieuw verworven inschrijving in de procedure introduceren. Op 24 juli 2021 heeft de eiser de annulering van het niet-gebruik ingediend.

Eiseres heeft een aantal juridische argumenten tegen het verzoek van gedaagden aangevoerd. Zij voerden ook aan dat het verzoek tot wijziging van het verweerschrift te kwader trouw was ingediend, aangezien gedaagden het verzoek opzettelijk hebben uitgesteld om te voorkomen dat deze registratie zou worden doorgehaald.

De rechtbank was het niet eens met de eiser en verleende toestemming tot wijziging van het verweer. Het argument dat het verzoek om toestemming tot wijziging van het verweerschrift te kwader trouw is gedaan, heeft de rechtbank niet aanvaard, omdat niet gegarandeerd is dat het verzoek van gedaagden wordt ingewilligd. Zelfs als het te kwader trouw was, zou de rechtbank de verdachten nog steeds toestaan ​​om de verdediging aan te passen. De rechtbank verwierp echter het verzoek van gedaagden tot wijziging van de reconventionele vordering tot doorhaling van de inschrijving van de eiser vanwege dit senior recht. De rechtbank oordeelde dat dit senior recht niet in gebruik was op de datum van indiening van de inschrijving van de eiser en er daarom geen vooruitzicht is dat de tegenvordering van de gedaagden zal slagen.

Conclusie

Het belangrijkste is dat het kopen van een oudere registratie en er zorgvuldig voor zorgen dat deze niet kwetsbaar is voor annulering door niet-gebruik, geen misbruik van proces is. Het is waarschijnlijk dat dergelijke tactieken steeds populairder zullen worden. Hoewel er een argument is dat naar analogie van de Lindt besluit (C-529/07), het verwerven van registraties met als enig doel het gebruik van een andere partij te blokkeren kwader trouw is en de registraties ongeldig zou moeten maken, zijn er te veel verschillen om tegenargumenten te maken die Lindt beslissing niet van toepassing is (bijv. 3D-merk versus woordmerk, het gebruik van een andere partij blokkeren versus het eigen gebruik valideren en het verdedigen van een inbreukclaim). Het geeft niettemin aan dat de huidige wet eerst moet worden gewijzigd om dit probleem aan te pakken.


Meer van onze auteurs:

Echt gebruik van handelsmerken, tweede editie Echt gebruik van handelsmerken, tweede editie
by Eléonore Gaspar
€ 190
Internationale handelsmerklicenties Internationale handelsmerklicenties
by Stojan Arnerstal
€ 136

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img