Tijdens veel van onze consultaties met nieuwe klanten kwam een van de meest voorkomende zorgen naar voren bij het evalueren of het bedrijf of de startup van de klant centra voor de bescherming van softwareoctrooien zou moeten nastreven over de vraag of software octrooieerbaar is. Vervolgvragen zijn onder meer of softwarepatenten echt kunnen worden afgedwongen en hoe gemakkelijk het mogelijk zou zijn voor een andere partij om een 'work around' te ontwikkelen.
Vaak bevatten deze gesprekken met nieuwe software-oprichters een sterk verhaal dat ze van een anonieme derde partij hebben gehoord dat software: (a) niet octrooieerbaar is, (b) het octrooi niet waard is, of (c) gemakkelijk kan worden "omzeild" door het creëren van kleine veranderingen. Helaas voor veel van deze potentiële klanten is dit gebrekkige advies doorgaans gebaseerd op beperkte informatie en kan het, indien opgevolgd, een bedrijf vaak in een strategisch concurrentienadeel plaatsen.
Deze mythes over softwareoctrooien kunnen afkomstig zijn van niet-advocaten die geen autoriteit over het onderwerp hebben en die een beperkt begrip hebben van octrooivervolging. Dit resulteert in een immer draaiende geruchtenmolen van verkeerde informatie over het in aanmerking komen van softwareoctrooien. Ondanks dat we midden in een wereldwijde hausse in de software-industrie zitten, met de Verenigde Staten en Europa voorop, blijft de vraag: is software octrooieerbaar? en het nastreven waard? Vandaag zullen we de mythes over softwareoctrooien rond softwarepatenten ontkrachten.
Stelt u zich eens voor dat u en uw team jarenlang ijverig hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een gestroomlijnde softwareoplossing die een antwoord biedt op een technische tekortkoming in uw branche. Je hebt lange nachten en weekenden besteed aan het ontwikkelen van een prototype en het bètatesten van je software. Je hebt waarschijnlijk een pitchdeck gebouwd en je "elevator pitch" honderden keren gerepeteerd in de hoop een zaadronde te behalen. Ten slotte implementeert u uw softwareoplossing (die uw baby is geworden) voor het publiek, samen met uw eigen functies en functionaliteit. Uw softwareplatform wordt de "go-to" Software as a Service (SaaS) -oplossing in de ruimte. U kijkt toe hoe uw maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) groeien en u hoopt te worden overgenomen. Na verloop van tijd is er echter iets gebeurd en begint u uw financiële schaaltempo te zien afnemen, alleen om te ontdekken dat uw concurrenten uw eigen functies in hun softwareplatform hebben geïntegreerd. Plots realiseert u zich dat u uw concurrentievoordeel verliest en dat uw concurrenten marktaandeel winnen ten koste van u, een term die bekend staat als "het voordeel van de second mover.Wat had je kunnen doen om dit onrecht te voorkomen? Je hebt het geraden. Een softwareoctrooi.
Wat is een octrooi en is een software octrooieerbaar onderwerp?
Hoewel sceptici octrooien vaak als een beperkt monopolie hebben beschreven, zijn ze dat niet. Octrooien bieden exclusieve rechten die door de federale overheid aan de octrooihouder worden verleend en die een andere partij beletten enig product te maken, te verkopen, te gebruiken, aan te bieden om te verkopen of in de Verenigde Staten te importeren dat inbreuk maakt op de rechten van de octrooihouder. De oorsprong van deze autoriteit wordt opgesomd in de Amerikaanse grondwet, die in artikel I, sectie 8, stelt dat "het congres de macht zal hebben... om de vooruitgang van wetenschap en nuttige kunsten te bevorderen, door auteurs en uitvinders voor beperkte tijd het exclusieve recht te geven hun respectieve geschriften en ontdekkingen.” Om uw uitvinding echter octrooieerbaar te maken, moet het onderwerp nieuw (nieuw), nuttig en niet voor de hand liggend zijn en moet het onder een van de wettelijke categorieën van processen, machines, vervaardigingen of samenstellingen van materiaal vallen.
Het juridische systeem erkende dat het verlenen van een octrooi op elk softwareproces innovatie op de lange termijn kan verstikken in plaats van bevorderen. Zelfs eenvoudige softwareprocessen zouden in theorie 'nieuw' kunnen zijn als ze nieuwe uitgevoerde stappen bevatten of een technische verbetering bieden aan een bekende technische tekortkoming door middel van computeruitvoering. Softwareprocessen kunnen ook 'nieuw' zijn in de zin dat het implementaties zijn van processen die voorheen alleen handmatig werden uitgevoerd en nu worden geautomatiseerd met behulp van technologie. Na jarenlang patenten te hebben verleend op anders ogenschijnlijk routinematige bedrijfsprocessen die zijn geïmplementeerd als softwareoplossingen, heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten er in 2014 voor gekozen om een zaak te behandelen en zich uit te spreken over de kwestie van de octrooieerbaarheid van software, Alice, dat is uitgegroeid tot de bron van veel mythes en misvattingen over softwareoctrooieerbaarheid.
Alice Corp tegen CLS Bank International573 US 208 (2014) was een monumentale beslissing van het Hooggerechtshof die de basis van softwarepatenten tot in de kern deed schudden. In een unaniem besluit, geschreven door rechter Clarence Thomas, oordeelde het Hooggerechtshof dat octrooiclaims die waren toegekend voor in computers geïmplementeerde elektronische escrow-diensten waren gericht op abstracte ideeën en niet op octrooieerbare materie. De shot beslissing heeft een diepgaande invloed gehad op de manier waarop examinatoren van de United States Patent and Trademark Organization (USPTO) softwarepatenten onderzoeken. De beslissing omvatte een analyse in twee stappen, waarbij eerst wordt bepaald of het onderwerp dat in een octrooi wordt geclaimd, is gericht op een abstract idee. Zo ja, dan moeten de claims 'iets extra's' toevoegen dat een 'inventief concept' belichaamt. Hoewel het Hooggerechtshof verschillende voorbeelden gaf van wat al dan niet kwalificeert als "iets meer", leidde de dubbelzinnigheid van de beslissing en het gebrek aan begeleiding tot problemen bij het implementeren van duidelijke en consistente normen door lagere rechtbanken en tijdens onderzoek door USPTO-examinatoren. Het dramatische effect van de uitspraak van het Hooggerechtshof deed velen in de software-industrie zich afvragen of hun softwareoctrooien nutteloos en niet-afdwingbaar waren geworden.
De softwaregemeenschap heeft de afgelopen acht jaar enorme vooruitgang geboekt sinds de turbulente nasleep van de shot beslissing en nieuwe USPTO Examiner-richtlijnen zijn uitgegeven over hoe het beste kan worden bepaald of het onderwerp in aanmerking komt voor softwareoctrooiaanvragen. Het resultaat van deze nieuwe richtlijn heeft het aantal verleende softwareoctrooiaanvragen in de afgelopen drie jaar met meer dan 22% doen toenemen, waarbij meer dan 60% van alle in 2020 verleende aanvragen software of in computers geïmplementeerde technologieën zijn.
Voordelen van softwareoctrooibescherming
Softwareoctrooien zijn een vorm van immateriële activa die de octrooihouder verschillende concurrentievoordelen bieden, waaronder:
- Het recht om anderen uit te sluiten van het maken, verkopen, gebruiken, aanbieden om te verkopen of importeren in de Verenigde Staten van enig product dat inbreuk maakt op de rechten van de octrooihouder en het bieden van rechtsmiddelen mocht dat voorkomen.
- Het recht om gederfde winst of redelijke royalty's terug te vorderen van een inbreukmakende partij.
- De mogelijkheid om geld te verdienen met het octrooi door middel van licenties en acquisitie.
- Het vermogen om een concurrentievoordeel te behouden ten opzichte van concurrenten op de markt.
Best Practices bij het opstellen van uw softwareoctrooiaanvraag
Zoals u kunt zien, vallen software en in computers geïmplementeerde processen niet netjes in het wettelijke kader voor het in aanmerking komen voor octrooien. Hoewel software in grote lijnen wordt gedefinieerd als "programma's en andere besturingssystemen die door een computer worden gebruikt", kan aannemelijk worden gemaakt dat bepaalde routinefuncties of generieke automatisering te "abstract" zijn om octrooieerbaar te zijn. Door echter de nieuwe aspecten van uw software te identificeren en duidelijk te maken hoe uw software de computerfunctionaliteit verbetert, kunt u uw claims uit het abstracte naar het tastbare verplaatsen. Je moet er ook voor zorgen dat je met name alle systemen, subsystemen en componenten beschrijft die worden gebruikt om je nieuwe proces uit te voeren. Verder moet u voorkomen dat u generieke functionaliteit beschrijft of alleen maar de automatisering van menselijke activiteit opnoemt die traditioneel handmatig werd uitgevoerd, of dat u "conventionele handelingen op een generieke manier" reciteert bij het opstellen van uw claimset en gedetailleerde beschrijving.
Belangrijke overwegingen bij de beslissing om een octrooiaanvraag voor software in te dienen?
Kosten – Een softwareoctrooi kan een grote troef zijn voor elk bedrijf als het op de juiste manier te gelde wordt gemaakt. Bij het vergelijken van de kosten in verband met de softwareoctrooiaanvraag proces tot de totale ontwikkelingskosten van uw platform, moet een softwareoctrooiaanvraag een "no brainer" zijn. Er zijn echter verschillende stappen die u moet begrijpen voordat u in een nieuwe softwareoctrooiaanvraag duikt. Het inhuren van de juiste advocaat kan een klant vaak duizenden dollars besparen tijdens de vervolging. De eerste stap voordat u een softwareoctrooiaanvraag voorbereidt, moet een onderzoek in de stand van de techniek zijn om de octrooieerbaarheid van uw software te bepalen in het licht van bestaande octrooipublicaties en niet-octrooiliteratuur. Deze documenten staan in de branche bekend als 'prior art'. Als uw aanvraag zowel statutair octrooieerbaar is als waarschijnlijk octrooieerbaar na een zoekopdracht, is de volgende stap om te bepalen welk type octrooiaanvraag het beste is voor uw situatie. Vaak bepaalt uw stadium van softwareontwikkeling of een voorlopige of niet-voorlopige octrooiaanvraag het beste voor u is.
A voorlopige octrooiaanvraag biedt een periode van 12 maanden voordat een niet-voorlopige octrooiaanvraag wordt ingediend en biedt een middel om een vroege indieningsdatum vast te stellen voor uw later ingediende niet-voorlopige octrooiaanvraag. Voor bedrijven in de vroege stadia van ontwikkeling kan deze wachttijd van 12 maanden waardevolle tijd bieden om uw aanvraag te ontwikkelen, bètatesten en af te ronden terwijl deze 'patent aangevraagd' is. Een voorlopig octrooi biedt lagere kosten dan een niet-voorlopige octrooiaanvraag met vergoedingen variërend van $ 3,500 tot $ 5,000 +, afhankelijk van de advocaat of het advocatenkantoor.
Een niet-voorlopige octrooiaanvraag, vaak de bijnaam "de reguliere" nutstoepassing, biedt, indien verleend, 20 jaar octrooibescherming vanaf de indieningsdatum van uw aanvraag. Uw niet-voorlopige aanvraag vereist een titel, achtergrond, samenvatting van de uitvinding, gedetailleerde beschrijving en ten minste één claim om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor indiening. De meeste niet-voorlopige octrooiaanvragen omvatten 3 onafhankelijke claims en 20 claims in totaal, hoewel de aanvrager onafhankelijke en afhankelijke claims kan kopen door de juiste vergoedingen te betalen op het moment dat de aanvraag elektronisch wordt ingediend via het EFS-web. De vergoedingen voor een niet-voorlopige octrooiaanvraag variëren van $ 7,000 tot $ 25,000, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de uitvinding, de vervolgingsgeschiedenis en de grootte van het bedrijf of de entiteitsstatus zoals gedefinieerd door de USPTO. U kunt overwegen om een octrooibureau met vaste vergoedingen in dienst te nemen om u te helpen bij het beheren en anticiperen van uw kosten voor octrooivervolging en om preventief de angst te verlichten die wordt veroorzaakt door factureerbare uren of onbekende kosten.
Tijd – De USPTO heeft onlangs de meest recente gegevens over het aangevraagde octrooi gepubliceerd, waaruit blijkt dat een eerste wachtperiode voor een actie 20.2 maanden is[1]. Wat dit voor een uitvinder betekent, is dat ze moeten verwachten dat hun aanvraag 20-21 maanden in behandeling blijft vanaf de datum van indiening voordat ze hun eerste kantooractie ontvangen. Houd er rekening mee dat dit de gemiddelde wachttijd is voor alle toepassingen. Historisch gezien, op basis van de complexiteit en onderzochte technologieën, kunnen software en in computers geïmplementeerde uitvindingen tot 30 maanden in behandeling blijven. Zoals eerder besproken in andere artikelen en hieronder, kan het indienen van een Track One Prioritized Examen deze wachttijd met ten minste een jaar verkorten.
afdwingbaarheid – Het vermogen van een octrooihouder om zijn octrooirechten af te dwingen, begint op het moment dat zijn octrooi wordt verleend. Als een inbreukmakende partij het in het verleende octrooi geclaimde materiaal maakt, gebruikt, verkoopt of invoert, zal de octrooihouder juridische stappen ondernemen tegen de inbreukmakende partij. De reikwijdte en reikwijdte van uw octrooirechten worden bepaald door de toegekende conclusies in uw octrooi. Als uw octrooi brede claimtaal bevat, dan is uw recht om anderen uit te sluiten veel groter dan in het geval van een verleend octrooi met beperkte claims. Hoewel een uitgegeven octrooi aanvankelijk als geldig wordt beschouwd, kan het nog steeds onderhevig zijn aan toekomstige uitdagingen bij de USPTO via de Inter Partes Beoordeling (IPR) proces of nietigverklaring actie in de federale rechtbank. Hoewel zeer ongebruikelijk (er worden minder dan 9,000 IER-procedures per jaar ingediend), zijn octrooirechten niet absoluut en bestaat de mogelijkheid dat ze later worden aangevochten en in sommige gevallen ongeldig worden verklaard.
Gezien de uitdagingen bij het verkrijgen van een softwareoctrooi (vanwege de kosten, tijd, afdwingbaarheid en initiële onderzoeksuitdagingen als gevolg van shot) en afwegend tegen de voordelen van octrooibescherming (inclusief mogelijkheden om geld te verdienen door middel van licenties en acquisitie, en juridische stappen tegen inbreukmakers), is het de moeite waard om softwareoctrooibescherming aan te vragen? Het antwoord is een volmondig JA.
Hoe kan ik het octrooiproces versnellen?
Voor softwarebedrijven die geïnteresseerd zijn in het versnellen van hun aanvraag, biedt de USPTO een Prioritized Patent Examination-programma waarmee maximaal 15,000 aanvragen per jaar kunnen worden ingediend onder Track One Prioritized Examination. Deze speciale status biedt een aantal voordelen, waaronder het doorschuiven van uw octrooiaanvraag in de onderzoekswachtrij en het verkrijgen van een definitieve beschikking over octrooieerbaarheid binnen twaalf maanden zonder dat u een vooronderzoek hoeft uit te voeren.
Elke aanvrager kan Track One Prioritized Examination "verzoeken" op het moment van indiening van de aanvraag of op het moment van indiening van een verzoek om voortgezet onderzoek, samen met het formulier "Prioritised Examination Request" PTO/AIA/424 en indieningskosten die variëren tussen $ 1,000 - $3,000, afhankelijk van de status van de entiteit. Hoewel het een van de meest over het hoofd geziene programma's is die door de USPTO worden aangeboden, wordt het ten zeerste aanbevolen voor bedrijven die hun vervolgingstijd willen versnellen.
Wat kunt u doen als u er niet in slaagt een softwareoctrooi te verkrijgen?
Denk aan de inspanning, tijd en kosten die nodig zijn om een softwaretoepassing te ontwikkelen. De maanden en jaren van plannen, vergaderingen en lange dagen en nachten programmeren die zijn besteed aan het creëren van een oplossing die hopelijk op de lange termijn winstgevend zal zijn. Welk verhaal hebben softwareontwikkelaars tegen partijen die identieke features zouden kunnen stelen of implementeren?
Hoewel het geen perfecte oplossing is voor het beschermen van software, is het indienen van een octrooiaanvraag misschien wel de beste en meest uitgebreide oplossing. Octrooiclaims die zijn gericht op een bepaald proces of bepaalde methode bieden niet alleen een bredere bescherming dan auteursrechten, maar kunnen ook worden ingediend tegen een andere inbreukmakende partij die mogelijk probeert uw softwarefunctionaliteit te kopiëren of te misleiden door de oorspronkelijke computercode te herschrijven of te herstructureren.
Auteursrechtenbescherming kan een beroep doen op inbreukmakers via een rechtszaak wegens inbreuk op het auteursrecht, maar auteursrechtelijke bescherming is beperkt tot de specifieke kenmerken van de bron- en objectcode die wordt gekopieerd en niet tot de geclaimde functionele aspecten. Code wordt vaak bewerkt naarmate nieuwere wijzigingen worden ontwikkeld en softwarekenmerken worden verbeterd. Auteursrechtbescherming beschermt deze nieuwste software-updates en -iteraties mogelijk niet, maar octrooien kunnen bredere functies beschermen die in een ander proces of andere methode worden uitgevoerd.
Waar softwarepatenten een "must" zijn
Het meest voor de hand liggende scenario waarin octrooibescherming gunstig is, doet zich voor wanneer een concurrent of nieuwkomer in een branche het product van een softwarebedrijf kopieert en rechtstreeks begint te concurreren. In een dergelijk scenario zijn een rechtszaak en verbod op octrooi-inbreuk een haalbare optie om de inbreuk onmiddellijk te stoppen, maar alleen als het bedrijf een verleend octrooi heeft.
Een ander scenario in de hedendaagse cyberconnect-wereld zijn constante inbreuken op de beveiliging van senative data en persoonlijke identificatie-informatie voor moderne datagestuurde financiële en technologiebedrijven, vooral die wiens producten op software zijn gebaseerd. Hoewel bedrijven een aanzienlijk bedrag uitgeven aan preventieve beveiligingsmaatregelen tegen cyberaanvallen, zijn kwaadwillenden nog steeds in staat om detectie te ontwijken of zich een weg te banen door de beveiligingssoftwarebarrières en firewalls. De resultaten kunnen verwoestend zijn voor een merk, waarbij hun waardevolle code of gevoelige gegevens worden vastgehouden voor losgeld of zelfs worden verkocht aan de hoogste bieder. Verhalen over bedrijven zoals Code Spaces, Nirvanix (minder dan zes weken van inbreuk tot ontbinding) en MyBizHomepage (met een waarde van meer dan $ 100,000,000 op een gegeven moment) dienen als waarschuwingsverhalen waarin hun firewalls werden geschonden en senative data gestolen niet in staat waren te herstellen en uiteindelijk gingen uit van bedrijf. Als een van deze bedrijven een octrooiportfolio had opgebouwd rond de innovatieve aspecten van hun software, dan hadden ze mogelijk juridische stappen ondernomen tegen iedereen die later hun door octrooi beschermde innovatie begon te maken, gebruiken, verkopen of importeren.
Men kan ook denken aan het bekende scenario van de software-startup die een gestroomlijnde propriëtaire oplossing bouwde en op de juiste manier opschaalde en een marktleider werd. De efficiënte klantenwerving, onberispelijke klantenservice en een superieur product van de startup zorgden ervoor dat het snel de "go to" -oplossing in de branche werd. Door het gebrek aan vooruitziendheid of misverstanden over de waarde van een softwareoctrooi, slaagde het bedrijf er echter niet in om octrooiaanvragen in te dienen voor de meest innovatieve softwarefuncties. Nadat ze naar de beurs zijn gegaan, verlaten voormalige werknemers het bedrijf en besluiten ze een concurrerend softwareplatform te lanceren in dezelfde ruimte met vergelijkbare of identieke functies. Plots gaat uw concurrentievoordeel verloren en begint uw marktaandeel te verwateren door concurrenten die dezelfde softwareoplossingen aanbieden . Het duurt niet lang of uw MRR begint te dalen en uw aandelenkoers daalt.
Het bedrijf heeft weinig verhaal en kan geen nieuwe aanvraag indienen omdat hun softwareplatform al meer dan een jaar openbaar is gemaakt. Zonder sterke octrooien of andere bescherming van intellectueel eigendom, is het bedrijf gedwongen jaren in rechtszaken door te brengen omdat zijn procesadvocaat geen rechtszaak kan aanspannen wegens octrooi-inbreuk en de rechtbank om een verbod kan vragen om de inbreuk onmiddellijk te stoppen. Hoewel u misschien denkt dat dit uw bedrijf nooit zou kunnen overkomen, of dat het een 'long shot' is, is dit een vrij algemeen scenario in de software-industrie dat eenvoudig vermeden had kunnen worden door de nodige stappen te nemen om uw intellectuele eigendom vroegtijdig te beschermen.
Vergeet de voordelen van een ontwerpoctrooi niet!
Ontwerpoctrooiaanvragen komen ook in aanmerking voor software. Octrooibescherming van grafische gebruikersinterfaces (GUI), veranderingen in het laadscherm en andere decoratieve elementen kunnen zeer waardevolle activa opleveren voor softwarebedrijven die de decoratieve aspecten van hun softwareplatforms willen beschermen. Uw GUI is mogelijk octrooieerbaar en kan voldoen aan de eis van het "fabricageartikel" als de tweedimensionale afbeelding van uw GUI wordt weergegeven op een computerscherm, tablet of mobiel apparaat. Uw GUI-ontwerpoctrooiaanvraag kan meerdere uitvoeringen bevatten, zolang deze uitvoeringen betrekking hebben op een enkel GUI-ontwerp. De toepassing moet ten minste één gebied in stippellijnen of onderbroken lijnen bevatten, en de buitengrens van het apparaat in onderbroken lijnen. Een statement met onderbroken lijnen is essentieel om te bepalen welke delen van de GUI worden geclaimd.
Ontwerpoctrooien voor GUI's zijn om een aantal redenen voordelig in vergelijking met niet-voorlopige gebruiksoctrooien, waaronder een snellere vervolgingstijd, hogere vergoedingen en lagere kosten.
Voor degenen die nog op het hek staan
Er zullen ongetwijfeld altijd mensen zijn die nog steeds geloven dat, ondanks het hier gepresenteerde en online beschikbare bewijs, octrooibescherming voor software niet afdwingbaar of te duur is. Wanneer u echter wordt geconfronteerd met het gevaar uw waardevolle technologie te verliezen, marktaandeel aan een concurrent te verliezen of het bedrijf volledig te verliezen, raden we u aan om te heroverwegen en strategisch te evalueren waar u uw bedrijf in de toekomst ziet en welke gepatenteerde innovaties in gevaar zouden kunnen komen als u ervoor kiezen geen octrooibescherming na te streven. Stel jezelf dan de vraag: zou je die doelen nog kunnen bereiken als je je concurrentievoordeel zou verliezen of je eigen functies zou laten kopiëren?
Conclusie
Na analyse van de punten die in dit artikel naar voren zijn gebracht, hopen we dat u een beter geïnformeerd begrip heeft van de problemen rond softwareoctrooieerbaarheid en de voordelen van het aanvragen van softwareoctrooibescherming. Octrooien kunnen de beste bescherming bieden en enkele van de enige directe middelen tegen diefstal en verduistering van propriëtaire softwaretechnologie die de toekomst van een bedrijf kan maken of breken.
Bij de Rapacke Law Group hebben we een diepgaand begrip van het softwaretoepassingsproces. Wij zijn een advocatenkantoor voor intellectueel eigendom dat is gebouwd voor de snelheid van startups, met zakelijke en octrooigemachtigden die ervaring hebben met software, SaaS, FinTech en cloudtechnologieën. Ons kantoor houdt zich niet bezig met facturering per uur en brengt geen kosten in rekening voor oproepen of e-mails. We bieden startups en bedrijven onze IP-juridische diensten aan voor een transparant vast bedrag om ervoor te zorgen dat onze klanten de omvang van elk werk en de kosten precies begrijpen voordat ze aan hun nieuwe zaak beginnen.
Contacteer ons vandaag of neem onze IP-quiz en laat ons u helpen uw bedrijf te beschermen met een patent, handelsmerk of copyright.
