Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft in zijn arrest C-541/18 van 12 september 2019 geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van een als merk aangevraagd teken – een voorwaarde om in aanmerking te komen voor merkbescherming – moet worden beoordeeld in het licht van alle relevante feiten en omstandigheden. Dit omvat alle mogelijke toepassingen van het aangevraagde handelsmerk. Het besluit breidde de registratiebaarheid van een merk in de EU uit.
In 2015 deponeerde de aanvrager het woordmerk "#darferdas?" (een Duitse uitdrukking die betekent "kan hij dat echt doen?") bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPMA) voor waren in klasse 25. De DPMA verwierp de aanvraag wegens gebrek aan onderscheidend vermogen op grond van het feit dat het publiek de volgorde van woorden gewoon als een "leuke zin".
Het beroep van verzoekster bij de Duitse federale octrooirechtbank (BPatG) was niet succesvol. Het Hof stelt dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken rekening moet worden gehouden met de manier waarop een merk algemeen werd gebruikt voor de betrokken waren en diensten en met name waar het werd gepositioneerd. Alleen de meest waarschijnlijke vorm van gebruik was echter doorslaggevend.
De rechtbank achtte het meest waarschijnlijke gebruik van het teken op de voor- of achterkant van een T-shirt, terwijl het gebruik op een etiket van een kledingstuk minder waarschijnlijk werd geacht. Het publiek zou het bord echter - wanneer het op de voor- of achterkant van T-shirts wordt geplaatst - begrijpen als een eenvoudige vragende zin die bestaat uit gewone woorden van de Duitse taal die het publiek uitnodigen om de vraag "darferdas?" te bespreken. Bijgevolg miste het teken onderscheidend vermogen.
De verzoeker heeft beroep ingesteld bij het Duitse Federale Hof van Justitie (BGH), die het Europese Hof van Justitie (HvJ) de volgende vraag voorlegde:
"Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer er in de praktijk significante en plausibele mogelijkheden zijn om het te gebruiken als herkomstaanduiding van waren of diensten, ook al is dit niet de meest waarschijnlijke vorm van gebruik van het teken?"
Het HvJ oordeelde dat alle relevante factoren in aanmerking moesten worden genomen bij het onderzoek naar onderscheidend vermogen, inclusief alle mogelijke soorten gebruik van het merk. Wanneer duidelijk is dat verschillende vormen van gebruik van een merk praktisch significant of gebruikelijk zijn, moet met al dit gebruik rekening worden gehouden om te bepalen of de gemiddelde consument dat teken als een aanduiding van herkomst zal opvatten.
Het BGH oordeelde vervolgens dat het aangevraagde teken op basis van de bevindingen tot nu toe onderscheidend vermogen niet kan worden ontzegd. Bij gebreke van afwijkende bevindingen van het BPatG moet ten gunste van verzoekster worden aangenomen dat er naast een decoratief gebruik ook andere praktisch belangrijke en voor de hand liggende mogelijkheden zijn om het teken voor de hier aan de orde zijnde waren te gebruiken, bijvoorbeeld op het etiket van een kledingstuk. Aangezien de BPatG alleen de meest waarschijnlijke vorm van gebruik als beslissend beschouwde, moet haar beslissing worden vernietigd en moet de zaak worden terugverwezen naar de BPatG voor een nieuwe uitspraak.
Het BPatG heeft onvermijdelijk de jurisprudentie van het HvJ overgenomen, volgens welke alle praktisch significante vormen van gebruik in aanmerking moeten worden genomen bij het onderzoek naar onderscheidend vermogen, en heeft daarbij bepaald dat ook het gebruik van het merk op het etiket in aanmerking moet worden genomen ( Besluit van 15 december 2020 – 29 W (pat) 537/20). Het Hof stelt dat als tekens worden aangebracht op ingenaaide kledinglabels op een plaats waar in de handel gebruikelijk een merk wordt toegepast, het publiek ervan uitgaat dat het een aanduiding is van de herkomst van de waren. Dienovereenkomstig is het aangevraagde teken "#darferdas?" onderscheidend vermogen niet mist.
Het gebruik van de hashtag (“#”) verandert hier niets aan. Ten tijde van de indiening van de aanvraag was het gebruik van hashtags op etiketten aan de binnen- of buitenkant van kleding op een decoratieve of opvallende manier niet gebruikelijk. De vraag of het gebruik van hashtags buiten sociale media en reclame deze perceptie van de gemiddelde consument nu heeft veranderd, kan open blijven.
_____________________________
Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.
Kluwer IE-recht
De 2021 Future Ready Advocaten-enquête toonde aan dat 81% van de advocatenkantoren verwacht technologie te zien als een belangrijke investering in hun toekomstige groeivermogen. Met Kluwer IP Law kunt u vanaf elke gewenste locatie navigeren door de steeds mondialer wordende praktijk van IP-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools. Ben jij als IE-professional klaar voor de toekomst?
Leer hoe Kluwer IE-recht kan je ondersteunen.
