In Priya Randolph contro Vice Controllore, L'Alta Corte di Madras ha respinto la tesi secondo cui l'invenzione in oggetto era stata esclusa in quanto metodo commerciale. I risultati di questa breve sentenza hanno possibili implicazioni significative sulla giurisprudenza relativa al punto 3(k) e ai metodi commerciali della legge sui brevetti. La sentenza arriva subito dopo  OpenTV contro Il titolare dei brevetti e dei modelli nel mese di luglio, che aveva respinto una domanda di brevetto perché era principalmente una rivendicazione di un metodo commerciale. In questo post confronterò le due decisioni alla luce delle linee guida CRI per comprendere le ragioni della varianza in conclusione. Inoltre, inserirò il giudizio di MHC nel contesto delle osservazioni fatte da DHC riguardo all'opportunità dell'emendamento al punto 3(k). Questo post, invece di commentare il merito della brevettabilità dei metodi commerciali, discute la sua portata attuale e come il giudizio di MHC, eventualmente, la restringe. 

Giudizio: analisi e risultati 

Nel caso di specie, la questione da stabilire era se la domanda di brevetto fosse un "metodo commerciale" ai sensi dell'art. 3(k) della legge sui brevetti e quindi escluso. L'invenzione intitolata "Per nascondere selettivamente le informazioni sull'indirizzo fisico" garantisce che l'indirizzo fisico dell'utente venga nascosto nelle varie fasi di una transazione online di acquisto di un prodotto. Il Titolare ha ritenuto che l’invenzione “riguarda il perfezionamento dell'operazione ovvero dalla fase di acquisto del prodotto alla consegna del prodotto attraverso il canale della piattaforma di e-commerce, dell'azienda logistica e del responsabile della consegna che è puramente un'attività commerciale. " Nell'ordinanza impugnata il Titolare riconosce che, sebbene l'invenzione riguardi la tutela della privacy dell'utente, si tratta di un metodo commerciale poiché riguarda anche una 'attività puramente commerciale'. (estratto al comma 5 della sentenza).  

L’HC di Madras, esaminando le linee guida CRI, ha osservato che “una dichiarazione verrebbe interpretata come un metodo commerciale se la dichiarazione riguarda, in sostanza, un metodo commerciale”. In questo caso il tribunale si discosta dal controllore in modo sottile ma sostanziale. Mentre il controllore esclude la brevettabilità sulla base della semplice constatazione che l'invenzione riguarda un'attività commerciale, il giudice qualifica la constatazione prevedendo che tale relazione con l'attività commerciale deve essere di natura “sostanziale”. Infatti, al paragrafo 8 la corte rileva che la presente invenzione “può far parte del metodo commerciale di un'impresa” se messa in uso, tuttavia, la presente invenzione è principalmente “rispetto a un'invenzione rivendicata che utilizza hardware, software e firmware ai fini della riservatezza e della protezione dei dati." Di conseguenza, ha deciso che la presente invenzione non riguardava il metodo commerciale. 

Qui è importante notare che non esiste una giurisprudenza fissa su come determinare quale invenzione sia "sostanzialmente" un metodo commerciale. In questo caso, la Corte non dà peso alla tesi secondo cui, in effetti, l'invenzione facilita la concorrenza di un'operazione di commercio elettronico che è di fatto un'attività commerciale. Piuttosto, si concentra sulla modalità di implementazione dell'invenzione, principalmente utilizzando hardware, software e firmware per proteggere la privacy dell'utente della piattaforma di e-commerce oltre al completamento della transazione.

Pertanto, per il giudice, non si tratta, in sostanza, di modalità commerciale pur rientrando nella modalità commerciale di un'impresa

Metodo aziendale ai sensi del punto 3(k): Linee guida CRI e decisione del DHC nel caso Open TV

Secondo Linee guida per l'esame delle invenzioni relative al computer, 'Metodo commerciale' in quanto “essenzialmente riguarda lo svolgimento di affari/commercio/attività finanziaria/transazione e/o un metodo di acquisto/vendita di beni attraverso il web”. Si richiede che la rivendicazione venga esaminata nel suo insieme, se l'oggetto “specifica un apparato e/o un procedimento tecnico per la realizzazione, anche parziale, dell'invenzione”. Pertanto, per essere esclusa, l'affermazione, in sostanza, deve costituire un “metodo commerciale”. Se in sostanza la rivendicazione, nel suo complesso, non rientra in nessuna delle categorie escluse, il brevetto non deve essere negato. 

DHC SB, nel OpenTV contro Il titolare dei brevetti e dei modelli, ha osservato che “l'esclusione per quanto riguarda i metodi commerciali è assoluta”. Si opponeva al Sez. 3(k) della legge sui brevetti con l'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo per quanto riguarda la brevettabilità del metodo commerciale. La corte ha interpretato le linee guida di cui sopra in senso ampio per escludere le invenzioni che si riferiscono al metodo commerciale. Come mostrerò, in questo caso il tribunale alla fine si pronuncia contro il richiedente sulla base del fatto che, in effetti, l'invenzione è un metodo commerciale nonostante l'architettura di sistema utilizzata dal richiedente per implementare l'invenzione. 

Ha osservato che in India l’ostacolo alla concessione del metodo commerciale è un “ostacolo assoluto senza analizzare le questioni relative all’effetto tecnico, all’implementazione, al progresso tecnico o al contributo tecnico”. Non ha importanza se per l'attuazione dell'invenzione viene utilizzato un programma per computer. Al paragrafo 73, la Corte afferma che per determinare se un'invenzione è un metodo commerciale o meno, si deve considerare se la domanda di brevetto affronta un problema commerciale o amministrativo e fornisce una soluzione allo stesso. In altre parole, se l'invenzione è principalmente finalizzata a consentire la conduzione o l'amministrazione di una particolare attività, ad esempio la vendita o l'acquisto di beni e servizi, e lo scopo dell'invenzione è rivendicare l'esclusività o il monopolio su un modo di condurre affari. (par. 74)

In Europa, invece, l'albo è qualificato da di per sé e non assoluto. L’EPO crea una differenza tra un metodo commerciale brevettabile e un metodo per fare qualcosa che non ha un “effetto tecnico”. (Cap.7, Prospettive sulla materia brevettabile di Bronwyn H. Hall, P. 250, vedi qui). L'UEB non respinge la richiesta di brevetto semplicemente perché si tratta di un metodo commerciale. Nel caso in cui l'invenzione venga implementata utilizzando un programma per computer, l'EPO adotta un "approccio problema e soluzione" in cui valuta innanzitutto se l'invenzione presenta caratteristiche tecniche. Quindi, il richiedente dovrà dimostrare che l'invenzione ha fornito una soluzione tecnica non ovvia a un problema tecnico attraverso mezzi tecnici che dimostrino l'attività inventiva. (vedi qui per il libro a pagamento The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence di Nicholas Fox a p. 225) 

Nel caso dinanzi al DHC, il firmatario aveva sostenuto che l'attenzione nel determinare la brevettabilità non doveva essere solo sugli effetti dell'invenzione. (Paragrafi 31-32) Piuttosto, se tale invenzione è attuata in modo innovativo e nuovo, deve essere brevettabile. (Par. 32). Facendo appello alle autorità europee, ha inoltre sostenuto che se l'oggetto si riferisce al metodo commerciale ed è il risultato dell'implementazione tecnica e del contributo al carattere tecnico, non può essere escluso dalla brevettabilità. (Paragrafo 35) D'altro canto, il convenuto ha sostenuto che, poiché lo scopo dell'invenzione era quello di "consentire semplicemente la vendita o l'acquisto", che è essenzialmente un metodo commerciale, esso deve essere escluso. (Paragrafo 38) 

Chiaramente, il firmatario si stava concentrando sul "modo" in cui tale invenzione è stata implementata, mentre il convenuto ha adottato un approccio basato sugli "effetti" per sostenere l'esclusione della brevettabilità. DHC, d'accordo con quest'ultimo, si è concentrato sugli effetti dell'invenzione, rilevando che "lo scopo dell'invenzione è principalmente quello di consentire la fornitura di un supporto in formato tangibile o immateriale al destinatario". È importante sottolineare che ha ignorato le argomentazioni relative al modo tecnico e innovativo in cui è stata implementata l’invenzione, sottolineando: “tale fornitura di un supporto indipendentemente dal fatto che sia(sic) formulato come metodo o come sistema non sarebbe altro che un metodo per svolgere un determinato affare, cioè per regalare un mezzo di comunicazione."

Conciliare MHC E DHC: rivedere 3(k)?

Nel caso MHC, l'invenzione rivendicata, come rileva il Titolare nella sua ordinanza, riguardava il “completamento della transazione, ossia dalla fase di acquisto del prodotto alla consegna del prodotto attraverso il canale della piattaforma di commercio elettronico, della società logistica e responsabile delle consegne”. Sebbene l'invenzione sia stata implementata in modo tecnico utilizzando hardware, software e firmware per proteggere la riservatezza dei dati, ciò è irrilevante poiché facilitare efficacemente il completamento della transazione è puramente un'attività commerciale. Anche MHC ammette che se l'invenzione rivendicata venisse utilizzata, "la condotta del commercio elettronico in questo modo potrebbe far parte del metodo commerciale".

Tuttavia, MHC, a differenza di DHC, si basa sul "modo tecnico" in cui l'invenzione è implementata (hardware, software e firmware) per fornire una "soluzione tecnica" al "problema tecnico" relativo alla privacy dei dati dei clienti dell'e-commerce. . Sebbene MHC non utilizzi i termini esatti, i paralleli sono visibilmente evidenti ad una lettura attenta. Come? Al paragrafo 8 si rileva che l'invenzione è stata implementata “distribuendo software, hardware e firmware” (mezzi tecnici). Si rileva inoltre che l'invenzione è “diretta a nascondere l'indirizzo fisico dell'acquirente di beni nelle transazioni di commercio elettronico” (Problema tecnico). È chiaro che nella maggior parte delle transazioni di commercio elettronico online vi sono problemi molto elevati di privacy e protezione dei dati. L'invenzione rivendicata prevedeva un "sistema per nascondere selettivamente informazioni relative all'indirizzo fisico" oltre allo svolgimento di attività di commercio elettronico (soluzione tecnica). Qui, la corte sposta l'attenzione dal in effetti risultato dell'invenzione al modo di invenzione.

MHC non si concentra strettamente sul risultato finale dell'invenzione nel giungere ad una conclusione. 

A livello generale, MHC e DHC forniscono conclusioni divergenti su questioni simili basandosi sulle linee guida CRI che prevedono che la domanda di brevetto, in sostanza, deve riguardare il metodo aziendale. L'interpretazione del termine sostanza non è chiaro a questo punto. L'incertezza è accentuata nel contesto attuale in cui DHC la interpreta come una "barra assoluta" mentre MHC interpreta il termine in modo restrittivo. 

DHC ha sollevato preoccupazioni pertinenti nel paragrafo 85 secondo cui l'attuale formulazione del paragrafo 3(k) esclude potenzialmente un gran numero di invenzioni. Si rileva giustamente un numero crescente di invenzioni nelle tecnologie emergenti nel campo dei metodi commerciali che richiedono una revisione del punto 3(k) affinché la legge sui brevetti non diventi obsoleta. Madras HC, a questo proposito, indica la via da seguire. 

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• Fonte: https://spicyip.com/2024/02/a-relook-at-business-methods-in-light-of-madras-high-courts-decision-in-priya-randolph-v-deputy-controller.html