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Sequenom Down-Under: la corte d'appello dichiara che il test del DNA fetale non invasivo è idoneo al brevetto in Australia
Nel 18 giugno 2021, un tribunale completo della Corte federale australiana (Middleton, Nicholas e Burley JJ) ha confermato all'unanimità una decisione di un unico giudice del tribunale (Beach J), trovando che un metodo per rilevare il DNA fetale libero da cellule (cffDNA) nel siero del sangue materno comprende argomenti ammissibili al brevetto (cioè un "modo di fabbricazione") secondo la legge australiana: Ariosa Diagnostics, Inc contro Sequenom, Inc [2021] FCAFC 101. Il brevetto in questione è Brevetto australiano n. 727,919, che riguarda un'invenzione originariamente sviluppata dai ricercatori dell'Università di Oxford, e successivamente trasferita a Sequenom Inc. Il brevetto è scaduto nel marzo 2018, tuttavia rimane una disputa dal vivo perché Ariosa Diagnostics ha concesso in licenza il suo "Harmony Test" - che Sequenom afferma (e la Full Court ha concordato ) viola il brevetto – per l'uso in Australia almeno da settembre 2015.
A mio avviso, il risultato in questo caso non è né particolarmente sorprendente né controverso. Le rivendicazioni di brevetto sono dirette a a metodo di rilevamento cffDNA. Mentre il metodo è sostenuto dal fatto naturale - non noto fino alla sua scoperta da parte degli inventori prima del marzo 1997 - che il cffDNA è presente nel siero del sangue materno, un metodo utile per rilevare un fenomeno naturale precedentemente sconosciuto, con un'applicazione pratica, ha considerato da tempo brevettabile. Non hanno avuto successo le argomentazioni di Ariosa secondo cui le affermazioni di Sequenom erano in sostanza dirette alla 'mera' scoperta in sé, sfociate solo nella produzione di 'informazioni', e quindi non brevettabili. E mentre l'ampia portata della domanda principale in questo caso potrebbe sollevare altre questioni, come l'ovvietà o la sufficienza della descrizione, queste questioni sono state affrontate anche in primo grado e/o in appello e sono separate dalla questione dell'ammissibilità dell'oggetto .
Tuttavia, questo caso genererà un certo interesse, se non altro perché il risultato in Australia è contrario all'esito di un contenzioso equivalente tra Sequenom e Ariosa che coinvolge un corrispondente brevetto negli Stati Uniti. In quel caso, si è scoperto che un'affermazione più ristretta rispetto all'Australia era diretta a un fenomeno naturale non brevettabile. Il il risultato è stato controverso, non da ultimo perché un certo numero di giudici della Corte d'appello degli Stati Uniti per il circuito federale (CAFC) - incluso il giudice Linn nel pannello originale (Ariosa Diagnostics, Inc. Sequenom, Inc. (Fed. Cir. 2015)) e I giudici Lourie e Dyk in una decisione di rifiuto in panchina provare – ha indicato di sentirsi vincolato dai precedenti della Corte Suprema, ma non è d'accordo con l'esito. C'è stata quindi grande delusione quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di ascoltare un ricorso.
L'esito del ricorso australiano non è però solo una brutta notizia per Ariosa, con la sentenza del giudice primario sull'infrazione parzialmente ribaltata. In particolare, vi sono stati periodi durante i quali l'Harmony Test non è stato effettuato in Australia, ma sono stati invece inviati campioni negli Stati Uniti per essere testati da Ariosa, che il giudice primario ha ritenuto anche illecito. La Full Court non è d'accordo, trovando che "l'importazione" delle informazioni risultanti dai test in Australia non ha comportato uno "sfruttamento" rilevante del metodo rivendicato, come avrebbe potuto fare se il prodotto del metodo fosse un articolo fisico.
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