Discutendo la recente interpretazione della dottrina degli equivalenti da parte dell'Alta Corte di Delhi SNPC Machines Private Limited & Ors. contro il signor Vishal Choudhary, siamo lieti di presentarvi questo post dello stagista di SpicyIP Vishno Sudheendra. Vishno è uno studente di giurisprudenza del secondo anno presso la NLSIU, Bangalore. È possibile accedere al suo post precedente qui.

Violazione non letterale: chiarezza o confusione?

Di Vishno Sudheendra

L'HC di Delhi il 5 marzo 2024 ha emesso un'ordinanza, in SNPC Machines Private Limited & Ors. contro il signor Vishal Choudhary, che tratta un caso di contraffazione non letterale di una macchina per la produzione di mattoni brevettata. La Corte, nel contesto di questa ordinanza, esamina la Dottrina degli Equivalenti, una dottrina sviluppata negli Stati Uniti, e la Dottrina del Midollo e del Midollo, che è una dottrina sviluppata nel Regno Unito. Cerco di analizzare l'ordinanza e di sostenere che la Corte, combinando stranamente entrambe le norme, ha prodotto più confusione che chiarezza.

Una breve panoramica di queste dottrine

Cerco di fornire brevi spiegazioni delle dottrine interessate per maggiore chiarezza prima di addentrarmi nel caso.

Dottrina degli Equivalenti: Questa dottrina trae origine dalla giurisprudenza statunitense, in particolare dal caso SCOTUS Graver Tank & Mfg. Co. contro Linde Air Products. Consente al titolare di un brevetto di rivendicare una violazione anche se un prodotto/processo accusato non viola letteralmente il linguaggio delle rivendicazioni del brevetto, ma invece lo viola in modo non letterale sostituendo elementi del prodotto/processo con elementi equivalenti. (Praharsh discute la dottrina qui). La portata della dottrina degli equivalenti dipende da due fattori: il test di equivalenza e le barriere giuridiche agli equivalenti. Negli Stati Uniti, i tribunali hanno stabilito cinque test legali per limitare l’applicazione della dottrina: la regola di tutti gli elementi, il test della tripla identità incentrato su funzione, modo e risultato, il test delle differenze non sostanziali, il test dell’ovvietà e il test dell’intercambiabilità nota. (Patodia, Jain e Shukla). Tra i test e le limitazioni sopra menzionati, la “regola di tutti gli elementi” e il “test della tripla identità” sono rilevanti per la nostra discussione poiché la Corte si occupa solo di essi.

"Tutti gli elementi governano": La "Regola di tutti gli elementi" limita la dottrina degli equivalenti. Essa impone che il test per gli equivalenti debba essere applicato ai singoli elementi, non all'invenzione nel suo insieme, per impedire l'eliminazione completa di qualsiasi elemento (Hilton Davis Chemical Co. contro Warner-Jenkinson, Patodia, Jain e Shukla).

'Triplo test d'identità': Serve come test fondamentale per la Dottrina degli Equivalenti. Si precisa che una contraffazione è causata dal prodotto incriminato se esso "svolge sostanzialmente la stessa funzione sostanzialmente nello stesso modo per ottenere lo stesso risultato" [Frigorifero sanitario Co v. Winters]. Questo test viene applicato insieme alla "regola di tutti gli elementi"

La dottrina del midollo e del midollo: Questa dottrina ha avuto origine nella giurisprudenza britannica Clark contro Adie, (a pagamento). Il principio “midollo e midollo” delineava la portata della protezione brevettuale basata sulla sostanza fondamentale dell'invenzione. Secondo questa dottrina, la contraffazione potrebbe essere provata se il dispositivo o il metodo del convenuto incorporasse tutte le componenti cruciali del brevetto (Mathur).  

È da notare che nel Regno Unito, il Catnic Test o Dottrina della Costruzione Purpositiva ha sostituito la Dottrina del Midollo e del Midollo, in Catnic Components Ltd. contro Hill & Smith Ltd. (a pagamento) Il test Catnic enfatizza l'interpretazione delle rivendicazioni di brevetto in modo mirato per discernere l'ambito di protezione previsto dall'inventore, in contrasto con la Dottrina del midollo e del midollo che si concentra sulla sostanza dell'invenzione considerando gli elementi essenziali (Mera). Tuttavia, dopo-Actavis contro Eli Lilly ([2017] UKSC 48), la Corte Suprema del Regno Unito sembra aver introdotto la Dottrina degli Equivalenti (Corderia).

Allora qual è la differenza tra la Dottrina degli Equivalenti e la Dottrina del Midollo e del Midollo?

La dottrina degli equivalenti si applicherebbe anche se sia gli elementi essenziali che quelli non essenziali fossero sostituiti con i loro equivalenti nel prodotto/processo in violazione. Tuttavia, per l'applicazione della Dottrina del midollo e del midollo, tutti gli elementi essenziali devono essere gli stessi nel prodotto/processo in violazione, mentre solo gli elementi non essenziali possono essere sostituiti con i suoi equivalenti (Mathur). Pertanto, la Dottrina degli Equivalenti, consentendo equivalenti sia per gli elementi essenziali che per quelli non essenziali, attraverso il triplo test di identità fornisce un ambito molto più ampio per la violazione non letterale rispetto alla Dottrina del Midollo e del Midollo.

L'Ordine

I ricorrenti, SNPC Private Limited e altri, hanno presentato istanza chiedendo un'ingiunzione permanente contro il convenuto, il sig. Vishal Choudhary, dall'utilizzo, fabbricazione, fabbricazione, offerta in vendita o vendita o importazione delle macchine per la produzione di mattoni contestate. Si sosteneva che la convenuta produceva e vendeva macchine per la produzione di mattoni simili alle macchine per la produzione di mattoni brevettate dalla ricorrente. I ricorrenti lamentavano una violazione non letterale basata sulla dottrina del midollo e sulla dottrina degli equivalenti. Gli imputati hanno sostenuto che, poiché il prodotto asseritamente contraffatto è privo di cabina, sterzo, ruote anteriori sterzanti e motorizzazione delle ruote posteriori, deve essere applicata la 'all elements rule' secondo la quale il prodotto deve contenere ogni elemento rivendicativo del brevetto della causa e se anche un manca un singolo elemento nel prodotto in presunta violazione, ciò non costituirebbe una violazione.

La Corte ha osservato che la “regola di tutti gli elementi” deve essere utilizzata in modo limitato. Un contraffattore può, se la "regola di tutti gli elementi" non è qualificata, introdurre variazioni minori in un prodotto che contiene più elementi e sostenere che il prodotto non viola il prodotto brevettato anche se svolge la stessa funzione sostanzialmente nello stesso modo per ottenere lo stesso risultato. La Corte ha sottolineato che l'idea essenziale per richiedere un brevetto è lo sfruttamento commerciale dello stesso. È stato inoltre osservato che il test della tripla identità diventa fondamentale nell'esame della contraffazione perché l'obiettivo primario del contraffattore è quello di produrre un prodotto che concorre con il prodotto del ricorrente. Se il prodotto di un contraffattore compromette il prodotto del titolare del brevetto, anche con lievi modifiche, compromette l'obiettivo fondamentale del brevetto. La Corte ha pertanto ritenuto che sia necessario applicare sia il test del midollo che il test della tripla identità per valutare la potenziale contraffazione. Sulla base della predetta analisi, la Corte ha rigettato la tesi dell'imputato, rilevando che “la regola di tutti gli elementi non può essere adottata escludendo la regola del midollo e del midollo. "

La Corte ha osservato che l'essenza e il midollo dell'invenzione dei ricorrenti è quello di fornire un assemblaggio di mattoni con mobilità. Considerati i principi sopra richiamati, la Corte ha accolto l'inibitoria, ritenendo che la mancanza di elementi nella macchina della convenuta non sia essenziale in quanto il prodotto prevede anche il montaggio in muratura con mobilità.

Analisi

Il panorama giuridico relativo alla violazione non letterale in India non è chiaro, ovvero i tribunali hanno applicato la dottrina del midollo o la dottrina degli equivalenti e non esisteva alcuna sentenza che dasse priorità a una dottrina rispetto a un'altra (per saperne di più fare riferimento a questo). Nel caso in questione la Corte ha attribuito un'importanza significativa alla dottrina del midollo e ha inoltre ritenuto che la stessa fosse prioritaria rispetto alla "regola di tutti gli elementi" che fa parte della dottrina degli equivalenti. La priorità della Dottrina del midollo e del midollo è auspicabile nel contesto indiano, come commentato in precedenza dal Prof. Sarnoff su SpicyIP (qui) perché la Dottrina è un'importazione dalla giurisprudenza britannica alla quale la giurisprudenza indiana è molto più vicina rispetto a quella statunitense. Inoltre, la Dottrina degli Equivalenti estende la protezione brevettuale oltre l'ambito del linguaggio interpretato consentendo la sostituzione di elementi essenziali se gli elementi sostituiti superano il triplice test di identità, mentre la Dottrina del Midollo e del Midollo richiede la presenza di tutti gli elementi essenziali, e solo gli elementi non essenziali possono essere sostituiti dai suoi equivalenti.

Tuttavia, questa priorità della Dottrina del midollo e del midollo è seguita dall'affermazione della Corte secondo cui la Dottrina “dovrebbe essere utilizzata insieme al test della tripla identità”, un test utilizzato per determinare l'equivalenza secondo la Dottrina degli Equivalenti. Quindi, da un lato, la Dottrina del midollo e del midollo del Regno Unito cerca di considerare la sostanza dell'invenzione e di ignorare le variazioni non essenziali, e dall'altro lato, la Dottrina degli equivalenti degli Stati Uniti considera l'equivalenza degli elementi del prodotto attraverso la tripla identità test. Abbinare il triplo test d’identità con la Dottrina del Midollo e del Midollo crea più confusione che fornire chiarezza nel panorama giuridico dato. 

La priorità data alla sostanza dell'invenzione tramite la Dottrina del midollo rispetto alla "regola di tutti gli elementi" e la dottrina abbinata al triplo test di identità portano ad un sostanziale ampliamento dell'ambito di reclamo per violazione non letterale, secondo detta dottrina. Questa espansione è causata dall'incorporazione del triplo test di identità che consentirebbe anche l'equivalenza di elementi sia essenziali che non essenziali, mentre la Dottrina del midollo e del midollo originariamente consentiva solo l'equivalenza di elementi non essenziali.

La suddetta espansione combinando le due dottrine, insieme all'esclusione della "regola di tutti gli elementi", dovrebbe essere applicata giudiziosamente come precedente tenendo conto della decisione della Corte Suprema canadese nel caso di Free World Trust contro Electro Sante Inc., dove si sottolineava che “l'ingegnosità del brevetto non sta nell'identificazione di un risultato desiderabile ma nell'insegnare un mezzo particolare per ottenerlo. Le rivendicazioni non possono essere estese per consentire al titolare del brevetto di monopolizzare tutto ciò che raggiunge il risultato desiderabile”.  

Conclusione

L'ordinanza evidenzia la decisione della corte di dare priorità alla dottrina del midollo rispetto alla "regola di tutti gli elementi" secondo la dottrina degli equivalenti. Pur sottolineando l'importanza di considerare la sostanza dell'invenzione, l'accoppiamento da parte della Corte della dottrina del midollo con il test della tripla identità, tipicamente associato alla dottrina degli equivalenti, introduce complessità e potenziale confusione nel panorama giuridico. Questo approccio amplia l'ambito di reclamo per violazione non letterale dando precedenza alla sostanza complessiva dell'invenzione rispetto all'analisi di elementi e rivendicazioni specifici. Tuttavia, l'espansione dovrebbe essere considerata con cautela dato che un brevetto non fornisce (cioè non dovrebbe) fornire una licenza per monopolizzare tutto ciò che raggiunge il risultato desiderato.

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• Fonte: https://spicyip.com/2024/03/non-literal-infringement-clarity-or-confusion.html