[Questo post è stato scritto in collaborazione con lo stagista di SpicyIP Aarav Gupta. Aarav è uno studente di giurisprudenza del terzo anno presso la National Law University di Delhi. È appassionato di geopolitica, politica estera, commercio internazionale e proprietà intellettuale e trascorre il suo tempo leggendo e guardando eventi sportivi. È possibile accedere al suo post precedente qui. Gli autori desiderano ringraziare un lettore anonimo per aver condiviso con noi questo sviluppo.] 

Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo visto le Alte Corti rinviare numerosi ordini (leggi: respingere) all'Ufficio Brevetti indiano per un riesame. Due ragioni che appaiono comuni in molte di queste indicazioni di custodia cautelare sono la mancanza di un ragionamento adeguato da parte del Controllore e l'elemento sorpresa della nuova tecnica anteriore citata al momento dell'udienza (si vedano ad esempio i commenti del giudice Jyoti Singh discussi qui, la decisione in Gruppo Petrotemex (discusso qui), Perkinelmer Health Sciences Inc decisione (discussa qui)). Una recente decisione dell’Alta Corte di Delhi nel Man Truck Bus SE contro Asst. Titolare dei brevetti è l'ultima aggiunta in questo elenco di rinvii per i motivi sopra esposti. Annullando l'impugnata ordinanza di citazione di un nuovo anteriore e non accogliendo la risposta del ricorrente relativa ai citati anteriori D1-D4, il Tribunale ha categoricamente ritenuto non parlante l'ordinanza impugnata e ha ordinato al Titolare di disporre il ricorso nei successivi 6 mesi. 

Ma sembra che 6 mesi siano stati tempo a sufficienza per l'Ufficio Brevetti perché dopo aver tenuto un'udienza, il Controller ha deciso di concedere un brevetto, entro soli 29 giorni dal rinvio a giudizio dell'Alta Corte! Inoltre, non solo la decisione è stata adottata alla velocità della luce, ma può anche dare filo da torcere agli scrittori di haiku professionisti! Dove il ordinanza impugnata dall'ufficio brevetti (datato 18 marzo 2021) è durato 12 pagine, il ordine di concessione (datato 05) risolve la controversia in sole 2023 righe. Ora, sappiamo che gli ordini lunghi non sempre si traducono in ordini di qualità (in effetti il ​​Prof. Basheer aveva un post in cui si lamentava degli ordini giudiziari prolissi qui), tuttavia, è abbastanza ironico che un ordine che era stato accantonato perché non parlante sia sostituito da uno muto, semplicemente ribaltando la decisione originale. In questo post, daremo uno sguardo alle preoccupazioni espresse nell'ordine di custodia cautelare dell'Alta Corte di Delhi e se la decisione del controllore di concedere il brevetto le risolve. 

Preoccupazioni espresse dall'Alta Corte di Delhi 

In breve, Man Trucks and Bus SA ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Controller datata 18 marzo 202, che respingeva la sua domanda di brevetto per "Separatore di particelle e metodo per separare le particelle di un flusso di scarico di un motore a combustione interna". Il Titolare aveva poi citato 4 documenti di anteriore (D1-D4) nel Primo Rapporto d'esame e nell'ordinanza impugnata aveva fatto riferimento ad un quinto documento di anteriore (D5) per ritenere che l'invenzione fosse priva di attività inventiva. 

Dinanzi alla High Court la Man Trucks ha sostenuto che l'ordinanza impugnata riprendeva sostanzialmente le censure della FER relative ai D1-D4, senza considerare la sua risposta nella memoria scritta. L'ordinanza impugnata non ha neppure preso in considerazione il brevetto concesso all'invenzione in oggetto in diversa giurisdizione. Inoltre, hanno sostenuto che il Titolare ha citato per la prima volta in udienza lo anteriore D5 e non è stato citato né nella FER né nell'Avviso d'udienza. Sottolineando ampiamente la natura territoriale dei brevetti, l'Ufficio Brevetti ha sostenuto che nessuno di questi documenti di arte anteriore era stato citato in nessun'altra giurisdizione in cui il brevetto era stato concesso e che il controllore si era giustamente affidato a D5 per concludere che una persona tecnica con esperienza in l'arte sarebbe in grado di inventare l'invenzione. Contrariamente alla prima affermazione, Man Truck ha sostenuto che l'ufficio brevetti statunitense ha considerato le arti anteriori D1, D3 e D5, ma alla fine le ha respinte e il controllore non ha preso in considerazione questa affermazione presentatagli in precedenza. 

Senza entrare nel merito della causa, il Tribunale ha richiamato il Titolare per non aver analizzato la rilevanza degli artt D1-D4, alla luce della risposta di Man Trucks. La Corte ha poi fatto valere Agriboard Internazionale, Scienze della salute PerkinElmere Otsuka Pharmaceutical Co., per ribadire che la comunicazione delle obiezioni è fondamentale e il controllore non può negare di informare il richiedente di nuove obiezioni poiché lo metterebbe in una posizione di grave svantaggio durante l'udienza. Sulla base di questi due motivi, la Corte ha rimesso la questione per un riesame.  

A costo di ripetermi, si prega di notare che le questioni chiave sono 1) Mancanza di “analisi” nell'ordinanza impugnata; 2) Non informare il ricorrente del nuovo Prior Art D5. Pertanto, idealmente ci si aspetterebbe che il Controllore intraprendesse qualche analisi nella prossima scoperta, giusto? Ma sembra che il Titolare (lo stesso che ha emesso in precedenza l'ordinanza impugnata) abbia deciso di aggirare tale obbligo semplicemente ribaltando la decisione originaria, in sole 5 righe. (vedi il paragrafo pertinente dall'ordine di seguito)

Brevità Il tuo nome è Procura indiana sui brevetti? 

Negli ultimi tempi abbiamo iniziato a vedere che i documenti rilevanti nei procedimenti giudiziari indiani sui brevetti sembrano diventare sempre più brevi. Come sottolineato in questo linkedin post di Vivek Kumar, recentemente l'Ufficio Brevetti ha concesso un brevetto ad un'invenzione con solo 7 righe di rivendicazioni e 3 pagine di specifiche complete. Allo stesso modo, questa ordinanza accetta semplicemente i “fatti e le circostanze” (non detti) del caso e procede alla concessione di un brevetto. Ma ciò che bisogna tenere presente è che questi documenti non sono solo parte di un’inutile formalità procedurale, ma sono strumenti chiave per garantire che la società e gli inventori entrino nella trattativa sui brevetti dopo controlli approfonditi. Questi documenti sono fondamentali per spiegare agli altri in cosa consiste l'invenzione e se, dopo un esame approfondito, le preoccupazioni espresse dall'Ufficio Patne sono state affrontate dal richiedente oppure no. Inoltre, come discusso da Swaraj e I qui, questi ordini sono importanti anche nelle fasi successive del contenzioso sui brevetti come le revoche (se presenti) in cui i tribunali fanno ampiamente affidamento sul ragionamento e sui risultati dell'ufficio brevetti per la loro decisione finale. 

Ma nella situazione attuale, il primo ordine è stato accantonato perché non parlante/irragionevole e poi il secondo ordine dice a malapena qualcosa. Si può quindi affermare con certezza che l'esame della domanda sia effettivamente avvenuto? Se le rivendicazioni di modifica soddisfano effettivamente i criteri di brevettabilità? 

Un’altra conseguenza di questa decisione è che ha la capacità di indebolire la credibilità dell’Ufficio Brevetti indiano di fronte ad altre giurisdizioni. Ricordate, una delle lamentele di Man Truck davanti all'Alta Corte di Delhi era che l'Ufficio Brevetti non si rimetteva alle molteplici sovvenzioni per l'invenzione in diverse giurisdizioni. La Corte ha inoltre ordinato al Titolare del trattamento di considerare fatti relativi alle corrispondenti domande di brevetto di Man Trucks in altre giurisdizioni. Questo perché questi ordini servono come solidi punti di riferimento per l'Ufficio Brevetti durante l'esame di un brevetto. Storicamente, abbiamo visto le istituzioni facendo ampio affidamento sui risultati dell'Ufficio europeo dei brevetti al fine di giustificare i propri risultati su una questione specifica. Considerando questo schema intrecciato in cui gli uffici brevetti di altri paesi fanno affidamento sui risultati degli altri, i risultati in quanto tali potrebbero minare la posizione dell'India come giurisdizione equa e uniforme, garantendo brevetti di qualità. 

Infine, questa vicenda solleva anche un'altra pressante preoccupazione: chi vigila sulla qualità delle ordinanze che concedono un brevetto? È opportuno rilevare che nel caso di specie la Man Truck è stata parte lesa e, pertanto, si è rivolta al Tribunale avverso il provvedimento di rigetto. Ma ora che il brevetto è stato concesso, chi metterà in discussione la motivazione dell'ordinanza di concessione del brevetto? (Vedere questo post di Swaraj e io per ulteriori informazioni al riguardo). Tangenzialmente, in questi casi, le opposizioni svolgono un ruolo importante nell’aiutare e assistere nel processo di esame. Ma considerando che lo è difficile e costoso di presentare opposizioni adesso, sembra che ne vedremo ancora meno in futuro. 

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• Fonte: https://spicyip.com/2024/04/whos-looking-at-the-quality-of-decisions-granting-patents-some-concerns-from-the-man-truck-v-asst-controller-case.html