Torniamo per un momento al 1492: sì, davvero! Allora, comprendere la parola latina "licet" richiedeva il saggio consiglio di un esperto (vedi il riferimento al paywalled qui). Così è nata la tradizione di chiedere consulenza ad esperti! Siamo qui per esplorare la giustapposizione tra aquile legali, consulenti scientifici ed esperti, camminando attraverso i labirinti legali più velocemente di quanto tu possa dire "Taglia Sempra'!

Ci immergiamo quindi nella disputa sul ruolo dei consulenti scientifici rispetto alle prove degli esperti nelle controversie in materia di proprietà intellettuale. In un recente case, la Corte dei Brevetti inglese si è occupata della distinzione tra consulenti scientifici e prove di esperti offrendo uno sguardo intrigante sulla questione. La decisione arriva in una fase molto interessante della discussione sulla proprietà intellettuale, soprattutto in un forum sulla proprietà intellettuale globalmente solitario in India, anche se per motivi di ispirazione e istruzione. Tratterò brevemente il motivo per cui il presente caso sembra importante, cosa afferma e come potrebbe essere importante per i banchi IP in via di sviluppo in India, ancora riflettendo se assumere ruoli di esperti in modo completo nelle controversie sulla proprietà intellettuale.

Decifrare il duello tra consulenti scientifici e prove di esperti

Questa recente sentenza pronunciata da Mellor J in una controversia sui diritti tra la Dott.ssa Vanessa Hill e Touchlight Genetics, fa luce sui ruoli distinti dei consulenti scientifici e delle prove di esperti nei procedimenti all'interno della Corte brevetti inglese. Il caso riguarda brevetti riguardanti vettori di DNA sintetico noti come doggybone DNA o dbDNA e la loro produzione enzimatica. Sebbene la dottoressa Hill affermi di aver inventato alcuni aspetti di queste invenzioni prima del suo impiego presso Touchlight, la società lo contesta. Un aspetto critico del caso, ai fini del presente post, è l'idea che la questione sia complessa e non intrinsecamente correlata alla legge, sollevando la questione di quale dovrebbe essere il metodo migliore per la Corte per comprendere le complessità del complesso tecnologia. Ciò che scopriamo è che il team legale del Dr. Hill sostiene un consulente scientifico, mentre Touchlight preferisce la prova di un esperto fornita da un esperto tecnico. Nota: gli esperti tecnici sono nominati/selezionati dai singoli soggetti. 

Touchlight ha chiarito che i consulenti scientifici nei casi di brevetti sono soggetti a uno stretto controllo, incaricati principalmente di fornire alla Corte informazioni di base imparziali. Il loro coinvolgimento è attentamente limitato, con una chiara distinzione tra il loro ruolo e quello delle prove degli esperti. Touchlight ha inoltre sostenuto che i consulenti scientifici non sostituiscono le prove degli esperti ma piuttosto le integrano. Hanno lo scopo di educare il giudice in modo obiettivo, senza affrontare le questioni fondamentali in discussione. Qui Mellor J ha osservato che in effetti non ci sono stati casi in cui si è discusso di consulenti scientifici senza prove di esperti. 

Tuttavia, il Dr. Hill ha sostenuto che nei casi riguardanti controversie sui diritti, la comprensione degli stati mentali soggettivi, come quando le invenzioni sono state concepite o divulgate, (come nel caso di specie), richiedeva un approccio diverso rispetto alle tradizionali prove di esperti, che tipicamente si occupano di domande oggettive. Il dottor Hill ha inoltre suggerito che è necessario nominare un consulente scientifico per interpretare olisticamente gli stati mentali soggettivi. Secondo il suo avvocato, il consulente scientifico dovrebbe essere presente durante tutto lo studio, non solo durante la pre-lettura, per garantire una comprensione completa.

D'altra parte, Touchlight ha sostenuto che è compito delle prove degli esperti affrontare le questioni fondamentali del caso, cosa che i consulenti scientifici non sono attrezzati per fare, e nessuna giurisprudenza può convalidare il contrario. Sostengono la presenza di un esperto indipendente le cui osservazioni possano essere sottoposte a un esame rigoroso e a un esame incrociato. Touchlight ha sostenuto che la nomina di un consulente scientifico rischierebbe di usurpare il ruolo di esperto, poiché le comunicazioni con il consulente avverrebbero privatamente con la Corte e non sarebbero soggette a controesame. Affermano che la presente Corte, composta da 45 giudici di categoria, era sufficientemente attrezzata per giudicare la controversia con l'assistenza di prove di esperti e osservazioni di entrambe le parti. Nella guida della Corte dei brevetti pubblicata dal governo britannico, viene spiegato che la Corte dei brevetti inglese utilizza un sistema di classificazione tecnica che va dalla Categoria 1 alla Categoria 5. Questo sistema mira a valutare la complessità tecnica dei casi di brevetto, con la Categoria 5 che rappresenta il livello più alto livello di complessità tecnica. L’obiettivo primario di questo sistema è quello di assegnare i casi di brevetto ai giudici sulla base della loro competenza tecnica piuttosto che della complessità giuridica (vedi qui).

Ora ora, cosa ha detto Sua Signoria?

Secondo i tribunali inglesi dei brevetti, “i consulenti scientifici non sono lì per decidere le questioni o per dare pareri sulle stesse questioni in conflitto in un caso”. Il consulente scientifico viene invece utilizzato per fornire alla Corte un background scientifico non controverso. Inoltre, "poiché l'oggetto delle azioni sui brevetti diventa sempre più complesso, un corso introduttivo non controverso per il giudice mi sembra [leggi Birss J.] altamente auspicabile" e che "ha deciso che la cosa giusta da fare è chiedere le parti di disporre che il giudice del processo faccia un corso introduttivo non controverso, probabilmente della durata di non più di un giorno, prima di approfondire la causa”, cioè un 'teach-in'”. 

La Corte ha fatto riferimento alle due norme per quanto riguarda i consulenti scientifici e le prove degli esperti, vale a dire la sezione 70 (3) del Senior Court Act, 1981 (vedi qui) e norme di procedura civile 35.15 (cfr qui). La Corte ha solennemente stabilito fin dall'inizio che la “prova peritale” deve essere limitata a quanto ragionevolmente necessario per risolvere il procedimento. Mellor J. osserva che, sebbene i consulenti scientifici siano utili nel fornire una conoscenza approfondita della tecnologia in gioco in un contenzioso sulla proprietà intellettuale, non sono destinati ad affrontare direttamente controversie tecniche o ad avere un'influenza decisiva sulle questioni cruciali che decideranno l'esito di un caso. Piuttosto, la loro responsabilità principale è quella di informare il tribunale, di solito attraverso lezioni preliminari.

La decisione di Mellor J fornisce informazioni sul ruolo dei consulenti scientifici, sottolineando che i giudici della Corte inglese dei brevetti, in particolare quelli che trattano casi tecnicamente complessi, in genere possiedono una vasta esperienza nel diritto e nella scienza dei brevetti. Per quanto riguarda la procedura relativa al consulente scientifico, il metodo contemplato dal collegio è stato un “teach-in” non controverso al fine di aiutare la comprensione della corte. 

Sebbene il termine “hot-tubbing” non sia stato menzionato, la Corte ha dato una direzione fantastica per una discussione tra gli esperti allo scopo di raggiungere un accordo sulle questioni tecniche e preparare una dichiarazione per la Corte che espone tali questioni su su cui sono d'accordo e su quelli su cui non sono d'accordo, con una sintesi delle ragioni del loro disaccordo. Per coloro che hanno familiarità con il concetto di hot-tubbing, la procedura suona un po' familiare (leggi il mio articolo sull'hot-tubbing qui). L’ulteriore sviluppo del caso farà più luce su questo aspetto.

Mellor J ritiene quindi necessario consentire la perizia accanto alla nomina di un consulente scientifico. Consentendo a ciascuna parte di avvalersi di un perito tecnico in biologia molecolare, il giudice garantisce che la corte riceva approfondimenti dettagliati sugli aspetti tecnici del caso. Inoltre, la direttiva che prevede che questi esperti si impegnino in discussioni e cerchino un accordo su questioni tecniche dimostra l'impegno del giudice nel facilitare un esame approfondito del caso promuovendo al tempo stesso la trasparenza nella risoluzione delle controversie.

Camminare, trottare e galoppare?

Quando si approfondisce il regno delle prove degli esperti, è imperativo fare riferimenti espliciti sia agli standard “Frye” che a quelli “Daubert”. Sebbene entrambi gli standard Daubert e Frye siano utilizzati per valutare l’ammissibilità delle prove degli esperti in tribunale, divergono nella loro metodologia. Lo standard Daubert dà priorità all'affidabilità e alla metodologia delle testimonianze di esperti, mentre lo standard Frye è incentrato sull'ampia accettazione dei principi o delle tecniche scientifiche all'interno della comunità scientifica pertinente. Nell'ambito delle prove degli esperti questi due casi hanno esplicitamente posto le basi per la "prova degli esperti" (vedi il riferimento al paywalled qui) e in materia costituiscono i fondamenti cardine della giurisprudenza giuridica americana. Il Regno Unito si è discostato dagli approcci adottati dagli Stati Uniti in casi come Frye e Daubert quindi, di conseguenza, i suoi standard di ammissibilità si sono discostati da quelli utilizzati negli Stati Uniti. Nel corso della storia, gli esperti sono stati chiamati a valutare un'ampia gamma di questioni, che vanno dal determinare se il legno di una nave è stato corroso dall'acqua di mare a fini assicurativi, alla valutazione delle condizioni mediche, all'entità di un crimine, alla scoperta della freschezza o della profondità di un crimine. una ferita, interpretando memorie presentate in latino, analizzando documenti commerciali, valutando la legittimità del bambino, e anche nei casi in cui individui sono stati erroneamente etichettati come “streghe” sulla base di “esami scientifici” di attacchi isterici (vedi qui). 

Nel complesso, questa decisione di Mellor J. riflette un approccio equilibrato che sfrutta i punti di forza sia del consulente scientifico che delle prove di esperti per garantire una decisione equa e informata sulla questione in questione.

Che dire del nostro forum “solitario” sulla proprietà intellettuale in India?

L’ecosistema indiano della proprietà intellettuale è stato definito come “non ancora completamente esposto all’ecosistema globale” (vedi qui). Secondo il ricercatore lo stesso vale attualmente nel contesto delle perizie nelle controversie sulla proprietà intellettuale in India. Un po’ del paradigma indiano. La sezione 115 del Patents Act del 1970 autorizza la corte a nominare un consulente scientifico indipendente per assistere nelle indagini fattuali, escluse le questioni di interpretazione legale. L'Ufficio Brevetti indiano mantiene un elenco di tali esperti per fornire valutazioni imparziali, in particolare nei casi controversi in cui sono presenti testimonianze di esperti contrastanti. La regola 103 delle norme sui brevetti del 2003 impone al controllore di aggiornare annualmente un elenco di consulenti scientifici, comprese le loro qualifiche ed esperienze. I criteri di ammissibilità per l'iscrizione come consulente scientifico includono una laurea in scienze, ingegneria o tecnologia, un minimo di 15 anni di esperienza tecnica e una storia di posizioni significative in dipartimenti scientifici o tecnici. Le parti solitamente dividono i costi (vedi qui).

Le norme 2022 della Divisione per i diritti di proprietà intellettuale dell'Alta Corte di Delhi (vedi qui) menziona un "gruppo di esperti" e contiene indicazioni relative alla valutazione neutrale precoce (ENE), che è una forma di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utilizzata nella risoluzione delle controversie in materia di proprietà intellettuale. Prevede l’utilizzo di un valutatore terzo imparziale, tipicamente un esperto nel settore di riferimento, che valuta il merito della controversia e fornisce una valutazione o valutazione non vincolante sul probabile esito della controversia qualora si dovesse procedere ad un formale contenzioso o arbitrato. Le norme parlano anche della nomina di un valutatore qualificato e indipendente. 

Il progetto di regolamento della divisione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Alta Corte di Calcutta, 2023 (vedi qui), si parla di «esperti indipendenti». Nei commenti presentati sulla bozza (vedi qui) Swaraj, Praharsh, Pranav e io abbiamo lodato questa mossa soprattutto considerando che molte questioni relative alla proprietà intellettuale sono di natura altamente tecnica. A questo proposito, si è scoperto che l'articolo 22 prevede che gli esperti possano essere nominati da un elenco di persone disponibili fornito dalle parti o da un elenco di esperti che verrebbe mantenuto dal dipartimento per amministrare e gestire i procedimenti dinanzi alla proposta Divisione per i diritti di proprietà intellettuale (IPRD) e Divisione d'appello per i diritti di proprietà intellettuale (IPRAD). Tuttavia, nei nostri commenti è stato affermato che le Regole proposte non specificano nulla sui criteri per la selezione degli esperti per queste liste. Abbiamo già espresso il nostro parere secondo cui è necessaria chiarezza sulle modalità e sui criteri per aggiungere il nome di un esperto alle due liste di esperti menzionate nelle Regole IPD di Calcutta. Si riflette se sia opportuno delimitare la tipologia degli esperti che vengono chiamati in causa sotto diversi capi che indicativamente possono essere scientifici, economici, giuridici o tecnici. Da notare inoltre che attualmente le norme IPD dovrebbero accogliere anche le richieste di sentire qualsiasi altra persona come un agente di brevetti, un accademico, ecc. in possesso delle conoscenze necessarie sull'oggetto della controversia. Tale disposizione è prevista dalle norme IPD dell'Alta Corte di Delhi ai sensi dell'articolo 34. 

Siamo in un punto nella storia dei diritti di proprietà intellettuale in cui si registra un forte aumento (l'ufficio brevetti indiano emette 1532 ordini in un giorno!) nel numero di decisioni emesse ogni giorno dall’Ufficio indiano dei brevetti (vedi qui per l'interessante blog di Swaraj). Ci troviamo in un momento in cui il contenzioso sulla proprietà intellettuale trascende il suo dominio tradizionale, estendendosi oltre la competenza degli avvocati e degli accademici d’élite. Il suo significato sia in ambito commerciale che nel governo della nostra nazione non può essere sopravvalutato. Si può tranquillamente affermare che il regime indiano della proprietà intellettuale sta producendo piccoli cambiamenti, ma ancora una volta (pausa drammatica) quando non è successo? Continueremo a osservare lo sviluppo che questo caso avrà, fino ad allora leggi e fornisci i tuoi suggerimenti qui sotto!

 Tornerò la prossima settimana per un discorso più esperto da parte di esperti!

 Leviosa!

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