Dalam dirinya 'Selamat Tahun Baru' (30 Desember 2022) posting di blog ini 'Merek dagang di Luksemburg' Verena von Bomhard segera merujuk pada keputusan Pelatih Klasik ECJ (C-112/21) tanggal 2 Juni 2022 terkait dengan 'hubungan kompleks antara merek dagang dan hak lokal dan nama dagang yang sebelumnya tidak terdaftar'. Sementara itu, permasalahan tersebut dikembalikan ke Hoge Raad (HR), Mahkamah Agung Belanda, untuk mengambil keputusan akhir pada tanggal 8 September 2023, yang merupakan alasan yang baik untuk memperbarui dan meninjau hasilnya.

ECJ memberikan gambaran ringkas mengenai fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut (lihat poin 18-28). Demi singkatnya postingan ini, saya tidak mengulangi fakta-fakta rinci dari kasus tersebut, namun hanya menguraikan secara umum situasi yang ada untuk menggambarkan hasil akhir dari kasus tersebut.

Fakta-fakta rincinya cukup luas dan tidak sesuai dengan format publikasi singkat ini. Memahami fakta-fakta dari kasus ini serta keputusan-keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menangani dan menghargai fakta-fakta tersebut juga tidak mudah, terutama karena penggugat tidak disebutkan namanya (sebuah perseroan terbatas Belanda yang menggunakan merek dagangnya yang terdaftar di Benelux. pada tahun 2008) dan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut.

Yang relevan untuk disebutkan di sini adalah bahwa nama perusahaan penggugat mencantumkan nama keluarga orang tersebut, sedangkan kata merek dagang yang digunakan sama dengan nama keluarga tersebut. Nama keluarga dapat diambil dari nomor pendaftaran merek Benelux (836581), yang diungkapkan oleh Pengadilan Banding Den Haag dalam keputusan bandingnya. Selanjutnya perusahaan penggugat tetap disebut sebagai X untuk menjaga anonimisasi sebanyak mungkin. Terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran – suatu kemitraan kontrak menurut hukum Belanda – adalah Classic Coach Company (selanjutnya disebut CCC). Dan M mewakili merek dagang yang digunakan oleh X. Kedua perusahaan – yang pendirinya adalah saudara – menyediakan layanan mobil touring.

Kasus ini berkaitan dengan situasi berikut: terdakwa CCC menggunakan nama dagang M untuk satu-satunya bisnis yang dijalankan secara lokal (misalnya Belanda). X tidak setuju dengan penggunaan tersebut dan menyerang penggunaan M oleh CCC dengan dua alasan: nama dagang sendiri mengenai M yang mendahului nama dagang CCC dan pendaftaran merek dagang Benelux untuk M yang lebih lama dari nama dagang M CCC.

Ini 'terjepit' Situasi ini diselesaikan oleh ECJ sebagai berikut. Pemilik merek dagang X tidak dapat berhasil menyerang CCC karena pelanggaran merek dagang, karena hak merek dagang M memiliki batasan bahwa hak tersebut tidak dapat diterapkan terhadap nama dagang M yang hanya digunakan secara lokal. Dinyatakan secara positif (tetapi itu bukan bahasa interpretasi yang dapat digunakan ECJ) : CCC dapat melanjutkan penggunaan nama dagang M.

Pembelaan oleh X bahwa CCC hanya mendapatkan perlindungan tersebut jika (dan hanya jika) CCC berhasil melakukan serangan balik terhadap penggunaan merek dagang M milik X (misalnya atas dasar bahwa penggunaan M sebagai merek dagang, nama dagang yang telah digunakan, adalah melanggar hukum ), tidak berdasar dan perlu ditolak, sehingga ECJ mengatur dengan fasih berdasarkan beberapa alasan. Salah satunya adalah (sudah) bahwa kata-kata dalam Pasal 6(2) Petunjuk 2008/95 sama sekali tidak mengatur bahwa pihak ketiga (CCC) harus dapat melarang penggunaan merek tersebut (merek dagang X M), untuk dapat menegaskan hak yang sama (untuk nama dagang M dari CCC) terhadap pemilik X dari merek M yang kemudian.

Dan bagaimana jika X berhak atas perlindungan nama dagang untuk M sebelum perlindungan nama dagang untuk M dari CCC? ECJ mengklarifikasi bahwa CCC masih dapat diberikan posisi dilindungi sebagai pihak ketiga berdasarkan Pasal 6(2) Directive 2008/95 – dengan kata lain pembatasan terhadap hak pelarangan pemilik merek dagang tetap berlaku – sejauh, berdasarkan sesuai dengan undang-undang Negara Anggota yang bersangkutan (dalam hal ini Belanda), pemilik merek dagang dan hak yang lebih awal (yaitu X) tidak boleh lagi, berdasarkan haknya yang lebih awal, melarang penggunaan oleh pihak ketiga (CCC) dari haknya yang lebih baru (nama dagang M). Keadaan demikian diterima oleh Pengadilan Den Haag dalam hal ini sebagai akibat dari pembatasan sebagai konsekuensi persetujuan.

Dalam putusannya tanggal 8 September 2023 HR menolak (sisa) permohonan kasasi pemilik merek X yang menerapkan putusan ECJ sebagaimana dijelaskan di atas.

_____________________________

Untuk memastikan Anda tidak ketinggalan pembaruan rutin dari Blog Merek Dagang Kluwer, silakan berlangganan di sini.

UU HKI Kluwer

Grafik Survei Pengacara Siap Masa Depan 2022 menunjukkan bahwa 79% pengacara berpendapat bahwa pentingnya teknologi hukum akan meningkat untuk tahun depan. Dengan Hukum IP Kluwer Anda dapat menavigasi praktik hukum IP yang semakin global dengan informasi dan alat khusus, lokal dan lintas batas dari setiap lokasi pilihan. Apakah Anda, sebagai seorang profesional IP, siap menghadapi masa depan?

Pelajari bagaimana UU HKI Kluwer dapat mendukung Anda.