Le 26 février 2024, la Haute Cour de Delhi (DHC) à Western Digital Technologies Inc & Anr contre Geonix International Private Limited, a accordé une injonction provisoire ex parte au demandeur sur la base de la contrefaçon de marque et de la substitution frauduleuse. Dans le procès en cours, le plaignant, Western Digital Technologies Inc. (WD), un fabricant bien connu de périphériques de stockage, a affirmé que le défendeur, Geonix International Private Limited, était en train de remettre à neuf et de rebaptiser les disques durs « WD » en tant que disques durs « Geonix ». disques, présentant des rapports de ses propres ingénieurs et d'un expert indépendant pour étayer son affirmation selon laquelle ces produits appartenaient à l'origine au demandeur. En outre, il a fait valoir qu'un rapport interne, généré après avoir connecté les produits litigieux à un appareil, confirmait en outre le lien avec le plaignant en tant que fabricant d'origine.

Cependant, les défendeurs, représentés par un service avancé, ont répliqué en affirmant qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon puisque les droits du demandeur avaient été épuisés par l'acquisition légale des défendeurs. Malgré cet argument, la Cour a conclu à un cas solide de substitution frauduleuse inversée, soulignant que le lien entre les produits litigieux et le demandeur pourrait nuire à la réputation du demandeur.

Il est intéressant de noter qu’une injonction ex parte similaire a également été demandée par DEO plus tôt en 2022 dans le cas de Western Digital Technologies Inc. contre Raaj Computer. Dans cette affaire, le tribunal a souligné que présenter les produits du plaignant comme neufs et inutilisés pourrait tromper les clients, entraînant des pertes et des dommages, une dilution potentielle des marques et des pratiques commerciales déloyales. DHC avait jugé que le fait de faire passer des disques durs anciens et usagés pour des produits neufs après avoir modifié leurs étiquettes et leurs circuits imprimés constituait une contrefaçon de marque. En conséquence, le tribunal a accordé une injonction provisoire ex parte en faveur de WD. Bien que les circonstances présentent une ressemblance frappante avec la présente affaire, l'analyse du tribunal dans cette affaire précédente n'a pas approfondi les aspects de la substitution frauduleuse inversée. Bien que les faits soient très similaires à ceux de l'affaire actuelle, l'analyse du tribunal dans l'affaire Raja L'affaire était muette sur les aspects de la substitution frauduleuse inversée.

Pas de crime « simple » : pourquoi inverser la supercherie ?

La substitution, au sens général, se produit lorsqu'une personne présente, sciemment ou inconsciemment, ses produits ou services comme ceux d'une autre partie. Dans un scénario typique de substitution de marque, la partie X accuse la partie Y d'offrir et de vendre des produits sous une marque qui ressemble beaucoup à celle de la partie X. . Dans un tel cas, les deux parties vendent leurs propres produits, mais la partie Y présente ses produits comme étant affiliés à la partie X en raison de la similitude de la marque qui prête à confusion.

La « tromperie inversée » implique une situation similaire, mais cette fois, au lieu de fabriquer ses propres produits, la partie Y achète les produits de la partie X, supprime ou cache la marque de la partie X, puis vend le produit sous la marque de la partie Y. En cas de substitution frauduleuse inversée, la responsabilité du défendeur peut être engagée même si sa marque est complètement différente de celle du demandeur. Contrairement au test multifactoriel du risque de confusion pour la substitution frauduleuse typique d'une marque, dans une affaire de substitution frauduleuse inversée, le demandeur il suffit de montrer que le défendeur a faussement attribué l'origine des produits du demandeur, laissant croire aux consommateurs que le produit provenait du défendeur, nuisant ainsi au demandeur.

Dans l'affaire en cours, le tribunal a observé que le défendeur avait supprimé les marques originales des produits contestés sans l'autorisation du propriétaire enregistré et avait procédé à leur vente comme produits neufs sous leur marque « Geonix ». Étant donné que les mêmes produits (fabriqués à l'origine par le demandeur) étaient vendus par les défendeurs mais présentés comme des produits des défendeurs, le tribunal a appliqué le concept de substitution frauduleuse inversée, et non de substitution directe (où les défendeurs fabriquent des produits pour apparaître comme ceux de les demandeurs).

Au paragraphe 22 de l'ordonnance, la Cour a noté qu'un lien entre la marque utilisée par le demandeur et le défendeur n'était pas immédiatement apparent sur les produits contestés mais devenait évident après un examen plus approfondi. Ce lien, de l'avis prima facie de la Cour, pourrait avoir un effet potentiellement préjudiciable sur la réputation des demandeurs. Par conséquent, la Cour a considéré qu'il s'agissait d'un cas de tromperie inversée, puisque le défendeur attribuait faussement l'origine et la source des produits contestés. En conséquence, le DHC a noté que les demandeurs pouvaient invoquer Articles 30(3) et 30(4) de la Loi.

Pas de réponses « simples » non plus : quelques dilemmes sur lesquels réfléchir

La portée de la substitution frauduleuse inversée est assez variée et peut conduire à résultats différents selon les circonstances. Lorsqu'une pièce du produit est remplacée par une autre puis mise sur le marché, la décision du tribunal peut varier en matière de commercialisation trompeuse, étant donné que la pièce remplacée est désormais un composant supplémentaire du produit final et non plus le produit tel qu'il a été fabriqué à l'origine. . De même, revendre le produit d'un concurrent sans retirer sa marque pourrait également conduire à une conclusion différente, faisant appel à l'application des articles 102 ainsi que 103 de la Loi sur les marques de 1999 (application erronée d'une marque à des biens ou à des services). Les produits personnalisés soulèvent également des questions intéressantes dans le cadre de la substitution frauduleuse inversée. Un élément hautement personnalisé d'un article de marque relèverait-il du test de confusion pour une allégation de substitution frauduleuse inversée ? De plus, cette affaire a des implications intrigantes pour le droit à la réparation. Si les disques durs étaient réparés et installés dans des « PC Geonix », cela constituerait-il une contrefaçon inversée ? On observe souvent que même un travail de réparation peut potentiellement transformer un produit en quelque chose de différent, mais si cela conduit toujours à une confusion potentielle après-vente, la marque peut être considéré comme frauduleux en fonction du risque de confusion. Il sera intéressant de noter les implications qui découlent de ce concept.

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• La source: https://spicyip.com/2024/03/a-case-of-reverse-passing-off-dhc-rules-in-favour-of-western-digital-on-trademark-infringement.html