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Contrôle législatif ? Remédier au vide de compétence de la Haute Cour post-IPAB concernant les requêtes en annulation en vertu de la Loi sur les marques

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Récemment, la Haute Cour de Delhi visée 3 questions concernant la compétence d'une Haute Cour pour entendre les demandes de rectification de marque, à un tribunal plus large. Discutant de cette controverse ainsi que de ses réflexions sur la solution probable, nous sommes heureux de vous présenter cet article de Kevin Preji, stagiaire de SpicyIP. Kevin est étudiant en deuxième année de droit au NLSIU Bangalore. Sa passion réside dans la compréhension de l’intersection de l’économie et de la santé publique avec les droits de propriété intellectuelle. Ses messages précédents sont accessibles ici.

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Contrôle législatif ? Remédier au vide de compétence de la Haute Cour post-IPAB concernant les requêtes en annulation en vertu de la Loi sur les marques

Par Kevin Preji

Le 9 février 2024, adoption d'une ordonnance commune dans un lot de 5 requêtes en rectification dont The Hershey Company contre Dilip Kumar Bacha, sous le nom de Shree Ganesh Namkeen, et d'autres, la Haute Cour de Delhi a souligné une question urgente dans les litiges en matière de marques. La question qui a fait surface ici était « quelle Haute Cour sera compétente pour entendre les requêtes en annulation/rectification en vertu de l'article 57 de la loi de 1999 sur les marques (« Loi de 1999 ») ». Ce problème est né de l'absence d'une définition claire de la « Haute Cour » après la loi de 2021 sur la réforme des tribunaux (« TRA ») qui a aboli l'IPAB et restitué les pouvoirs aux Hautes Cours.

Pour expliquer le contexte, trois points de vue possibles ont été avancés par les parties devant la Cour : 

  1. Toute Haute Cour est compétente, compte tenu de l’absence de définition claire
  2. La Haute Cour avec un lien territorial où se fait sentir l'effet dynamique de la législation. La Cour en Girdhari Lal Gupta c. K. Gian Chand Jain traitait d'un problème similaire puisque dans la Design Act de 1911, la loi ne définissait pas quelle Haute Cour serait compétente. La Cour a appliqué le concept d'effet dynamique et a estimé que lorsque le préjudice juridique survient et qu'il a un lien territorial avec le litige ou lorsque la cause d'action surgit, ces Hautes Cours peuvent connaître des requêtes en rectification/annulation. 
  3. La Haute Cour ayant compétence territoriale sur le bureau compétent du registre des marques. Cela limiterait la compétence à 5 Hautes Cours. 

Cependant, la Cour n'a pas rendu de verdict sur cette question. Au lieu de cela, après avoir analysé l'intention législative de la TRA, les jugements contradictoires de la Haute Cour sur ladite question et la position antérieure du droit des marques en Inde, la Cour a renvoyé l'affaire à une juridiction plus large pour réexamen. Analysant l'évolution de la situation du droit en Inde, cet article soutient que la TRA n'a joué aucun rôle dans le changement de la position du droit en Inde en ce qui concerne les marques, hormis l'abolition de l'IPAB, renvoyant ainsi la compétence aux cinq hautes cours qui ont des responsabilités territoriales. compétence sur le bureau compétent du registre des marques.

Quel est le problème ici (histoire procédurale) ? 

Initialement régie par la Loi sur les marques de 1940, l'ambiguïté juridictionnelle sur les Hautes Cours traitant les requêtes de rectification des marques a conduit à la promulgation ultérieure de la Loi sur les marques de commerce et de marchandises, 1958, qui a clarifié la compétence de la Haute Cour en fonction de l'emplacement du registre des marques. La Commission d'appel de la propriété intellectuelle (IPAB) a ensuite assumé ses pouvoirs en vertu de la loi de 1999, mais la loi de 2021 sur la réforme des tribunaux a aboli l'IPAB, rétablissant ainsi la compétence des Hautes Cours pour les requêtes en annulation et en rectification de marques. J'ai fait un tableau pour rendre cela plus facile à comprendre. 

Loi de 1940 sur les marques de commerce (« Loi de 1940 »), Loi sur les marques commerciales et de marchandises, 1958 (« Loi de 1958 »)  Marques de commerce Loi de 1999 (avant TRA) Loi de 1999 sur les marques de commerce(après TRA)
Définition de « Haute Cour » ?  Oui, défini dans paragraphe (1) de l'article 219 de la loi sur le gouvernement indien de 1935 (loi GOI de 1935). Néanmoins, la loi ne précise pas quelle Haute Cour serait compétente pour entendre les requêtes en rectification/annulation. Oui sous s2(h) lire avec s3 (inséré sur recommandations du Comité Ayyangar 1955) Création de l’IPAB et suppression de la définition de « Haute Cour » Non, même après la suppression de l'IPAB
Juridiction pour entendre les requêtes en annulation/rectification Points de vue multiples, lien territorial peu clair entre le greffier et la Haute Cour. Certains tribunaux l'ont interprété comme étant toute Haute Cour (compétence spécifique non requise) tandis que d'autres l'ont déterminé sur la base principes généraux de compétence en fonction de la nature de la procédure, du lieu de résidence, de l'activité exercée, de la cause d'action, etc. Lien territorial entre le Greffier et la Haute Cour (voir dans Habeeb Ahmad c. Registraire des marques, Madras ainsi que Chunulal c.GS Muthiah Principe de territorialité au sein de l'IPAB et de ses bancs. L'IPAB tiendrait des audiences au siège du bureau approprié des registres des marques. Actuellement en litige. Jusqu'à maintenant, les tribunaux se sont penchés sur les interprétations en s'appuyant sur l'effet dynamique de la législation (c'est-à-dire que la Haute Cour serait compétente si l'effet de l'enregistrement se fait sentir dans la juridiction territoriale). Ce blog soutient qu'elle devrait être la même que la loi de 1958.
Sursis à procédure en cas de contestation de la validité de l'enregistrement de la marque Absent dans la loi.  Présent, si la procédure se déroule devant le greffier ou la Haute Cour Présent, si la procédure se déroule devant le registraire ou la commission d'appel Présent, si la procédure se déroule devant le greffier ou la Haute Cour
Appels contre l'ordonnance du greffier À la Haute Cour avec juridiction À la Haute Cour (avec compétence non mentionnée) À la Commission d'appel À la Haute Cour (avec compétence non mentionnée)

Quelle est la question?

Une fois l'IPAB aboli, étant donné que la Haute Cour n'était pas définie (pour être territorialement liée au bureau compétent du registre des marques), la situation reviendrait-elle à la loi de 1958 (lien territorial) ou à la loi de 1940 (toute Haute Cour ou partout où une cause d'action surgit) ? 

Après tout, la TRA a simplement aboli l’IPAB et a restitué les pouvoirs à la Haute Cour. La loi de 1940 et la loi de 1958 confèrent de tels pouvoirs à la Haute Cour. Ainsi, si l'absence de définition était intentionnelle, cela indiquerait une similitude avec la loi de 1940 qui définissait simplement la Haute Cour selon Article 219 (1) de la loi GOI de 1935 mais n'a pas précisé quelle Haute Cour serait compétente pour connaître des requêtes en annulation/rectification. En revanche, si l'absence de définition était une erreur législative (pour rajouter une définition similaire à l'article 3 de la loi de 1958), la Cour devrait l'interpréter conformément à la loi de 1958, étant donné la position du droit devant le tribunal. L'IPAB a été créé.  

Était-ce une simple erreur (Casus Omissus) ? Qu’a essayé de faire le législateur avec la Loi de 2021 sur la réforme des tribunaux ? 

En prenant une interprétation littérale de la loi actuelle après l'amendement de 2021, la loi de 1999 ne dispose désormais pas de la définition claire de la Haute Cour qui était présente dans la loi de 1958 (article 3 de la loi de 1958). Cependant, les tribunaux ne peut pas procéder facilement en se basant sur l’hypothèse d’une erreur commise par le législateur. Ainsi, les tribunaux exigent des raisons convaincantes pour prouver le casus omissus (que nous explorerons ci-dessous).

La Déclaration des objets et des motifs de la TRA (à la page 21) indique clairement que la Loi devait abolir les tribunaux en raison d'un manque d'efficacité (voir par. 2). Ainsi, il n’y avait aucune intention législative d’habiliter d’autres Hautes Cours sans compétence territoriale sur le registre des marques à traiter les requêtes en annulation. Après tout, la TRA concernait simplement la dissolution des tribunaux et annulait la mise en œuvre de l’IPAB. 

La Débat parlementaire au Rajya Sabha (p. 3650-3653), concernant la loi de 1958, révèle l'intention claire du législateur en matière de compétence, soulignant que le propriétaire de la marque ne devrait pas être soumis à des difficultés en permettant que la marque soit contestée devant n'importe quelle Haute Cour, quelle que soit sa compétence territoriale. Ce raisonnement a été systématiquement appliqué aux appels et aux demandes de rectification. Cette intention législative a persisté même avec la promulgation de la loi de 1999, alors que l'IPAB était opérationnel. L'introduction de la Loi sur la réforme des tribunaux (TRA) ne nie pas cette intention législative simplement en ne fournissant pas de définition du terme « la Haute Cour ».

La Rapport du Comité Ayyangar de 1955 sur les marques (Rapport de 1955), recommandait d'établir un lien territorial entre l'emplacement du registraire des marques et la Haute Cour. Le rapport indiquait que l'état antérieur du droit (loi de 1940) rendait difficile la détermination de la compétence de la Haute Cour, compte tenu de sa définition vague. Basé sur 1955 rapport, la loi de 1958 a été adoptée, établissant un lien territorial entre la Haute Cour et le Registre.

Par conséquent, la loi sur la réforme des tribunaux (TRA) ne visait pas à modifier ou à compléter les droits et recours existants établis par la loi de 1999. Selon l'exposé des motifs et des motifs (SOR), l'intention première était précise : éliminer certains tribunaux et autorités tout en introduisant un mécanisme de recours direct auprès du tribunal de commerce ou de la Haute Cour, selon les circonstances, car selon elle, le les tribunaux abolis n’ont pas pu alléger la charge de travail des Hautes Cours.

En conclusion, s’il existait un contrôle législatif, la situation devrait alors clairement être similaire à celle de 1958 puisque la TRA a simplement annulé la création de l’IPAB. S'il n'y avait pas de contrôle législatif, même alors, sur la base de la construction globale de la loi (que nous examinerons ci-dessous) et du principe durable de territorialité au sein de l'établissement de l'IPAB, la loi actuelle après modification doit être lue en incorporant le même valeurs. 

Quelle est alors l’intention du législateur, compte tenu de l’interprétation globale de la loi et de l’absence de définition ? 

D’autres lois peuvent-elles nous aider ? 

Bien qu’il puisse être lucratif de dire que la situation actuelle devrait être celle établie par la loi de 1940 en raison de l’absence de toute définition territoriale, la loi modificative de 1999 (après 2021) n’est toujours pas non plus en principe similaire à la loi de 1940. Les avocats de la société Hershey (page 8, paragraphe 8) ont soutenu que la désignation de la « Haute Cour » devrait se faire en vertu de l'article 2(1)(i) de la loi sur les brevets de 1970. Cet argument est intenable car il n'est pas approprié. d'utiliser d'autres lois sur la propriété intellectuelle pour nous aider à définir la « Haute Cour », car ces autres lois sur la propriété intellectuelle établissent des régimes distincts et ont des mécanismes différents et peuvent donc attribuer une signification différente à un terme commun. Les dispositions de la Loi sur les marques de 1999 sont pas en pari materia aux dispositions de la loi sur les brevets de 1970 et/ou de la loi sur les dessins et modèles de 2000. Après tout, la loi sur les marques est un code autonome.

Qu’en est-il de la flexibilité et de la commodité d’avoir plusieurs hautes cours ? 

Le tribunal, dans l'ordre actuel, reconnaît que donner compétence à plusieurs tribunaux pourrait être une meilleure décision politique, mais cela comporte son propre ensemble de problèmes. Premièrement, la loi de 1999 n'envisage pas de joindre de telles demandes de rectification ou d'annulation à une action en contrefaçon. Au lieu de cela, la loi de 1999 envisage des poursuites et des requêtes en rectification devant différents tribunaux. Cela ressort clairement de l'article 97 (procédure de rectification) de la loi de 1999, qui supplante clairement le cadre existant et prescrit qu'une requête en rectification peut être déposée devant la Haute Cour comme prescrit. Une fois que la Haute Cour a rendu son jugement, le greffier est tenu de donner effet à l'ordonnance. Par conséquent, la Haute Cour en question doit être celle qui exerce sa compétence sur le bureau du registraire concerné. Quoi qu'il en soit, l'article 124 de la loi de 1999, qui garantit que la procédure devant un tribunal est suspendue lorsque la validité de la marque est remise en question devant un autre forum, prend en charge tout préjudice potentiel pouvant être possible en raison de l'exercice de la compétence par deux forums. De cette façon, il est clair que la loi de 1999 n’a jamais exigé de joindre de telles demandes de rectification ou d’annulation à une action en contrefaçon.

Dans le Débat parlementaire au Rajya Sabha (p. 3650-3653), concernant la loi de 1958, les législateurs reconnaissent qu'il pourrait être plus difficile pour les parties lésées de déposer une plainte auprès de la Haute Cour spécifique étant donné que leur lieu d'affaires peut être ailleurs. Le fait d'engager une action en annulation/rectification devant une Haute Cour et une procédure en contrefaçon devant une autre pourrait simplement alourdir la charge de travail des Hautes Cours. Néanmoins, tous ces éléments ont été pris en compte et reconnus lors de l'adoption de la loi de 1958, car l'objectif principal de la définition de la Haute Cour avec un lien territorial était de protéger les intérêts du propriétaire qui, autrement, serait confronté à de multiples procédures d'annulation devant différentes Hautes Cours. 

L'IPAB avait le pouvoir d'entendre les appels, comme le prévoit l'article 91 de la loi de 1999. Pendant le mandat de l'IPAB, la compétence pour les requêtes en rectification était explicitement définie et non ouverte à la flexibilité. Par conséquent, la territorialité reste intacte en vertu de la loi de 1999, même après la promulgation de la TRA.

Les règles sur les marques 2017 peuvent-elles nous aider à déchiffrer l'intention ? 

Quant au Greffier, l'article 4 du Règles 2017 ne précise pas de Haute Cour en particulier. Le juge unique en Dr Reddys Laboratories Ltd. c. Fast Cure Pharma a jugé qu'en l'absence d'une disposition similaire à la règle 4 du Règlement sur les marques désignant une Haute Cour spécifique compétente pour exercer sa compétence en vertu de l'article 47 ou de l'article 57 de la Loi sur les marques, il est injustifiable de créer une telle désignation par le biais d'une interprétation judiciaire. Il semble que l’intention du législateur n’était pas de limiter la compétence en vertu de l’article 47 ou de l’article 57 à une Haute Cour spécifique.

Toutefois, en vertu de l'article 57 et de la règle 4 du Règles 2017, le Greffier et la Haute Cour possèdent une compétence concurrente. Par conséquent, la définition de « fonction appropriée » doit être interprétée de manière cohérente tant pour le greffier que pour la Haute Cour.

La structure du Règles 2017 suggère qu'une fois qu'une demande de marque est soumise à un bureau spécifique du registre des marques sur la base des critères de la règle 4, elle n'est généralement pas sujette à changement, sauf dans des circonstances extraordinaires. Par ailleurs, l'article 5 du Règles sur les marques de commerce, 2017 précise que même en cas de changement de siège social, de lieu d'affaires ou d'adresse de service après le dépôt de la demande ou l'octroi de l'enregistrement, le bureau approprié reste inchangé. (Remarquez à quel point la flexibilité n’a jamais été l’objectif principal de la Loi).

Conclusion

Bien que la commodité et la combinaison de combinaisons pour une élimination efficace puissent être des objectifs louables, il ne semble pas que le TRA ait quelque chose à voir avec cela. Après tout, la TRA abolissait simplement les tribunaux, rétablissant les pouvoirs, ce qui impliquait naturellement que la situation serait antérieure à la création des tribunaux (c'est-à-dire la loi de 1958). Le tribunal doit revoir la lecture de la notion de lien territorial basée sur l'effet dynamique de la législation (Vishno en a parlé). ici.) dans Girdhari Lal Gupta c. K. Gian Chand Jain ainsi que Dr Reddys Laboratories Limited & Anr. vs le contrôleur des brevets. Lorsque la loi de 1958 a retenu le principe de l'effet statique jusqu'en 1999 et peut-être au-delà, il serait sans doute hors du pouvoir de la Cour de faire valoir qu'il y a un plus grand intérêt à interpréter la notion de lien territorial fondée sur l'effet dynamique de l'effet dynamique de la loi. législation.

 Dans son ordonnance, la Haute Cour de Delhi note les problèmes ci-dessus et a transféré l'affaire à une juridiction supérieure pour réexamen sur les questions suivantes : 

i) Si la décision du ld. L'affaire Girdhari Lal Gupta (supra), rendue en vertu de la Loi sur les dessins et modèles, 1911, serait applicable dans le contexte de la Loi sur les marques, 1999, telle que modifiée par la Loi sur la réforme des tribunaux, 2021, pour déterminer la compétence d'une Haute Cour en vertu de l'article 57 de la loi de 1999 ?

ii) La compétence de la Haute Cour en vertu de l'article 57 de la loi de 1999 serait-elle déterminée sur la base du bureau compétent du registre des marques, qui a accordé l'enregistrement de la marque contestée ?

iii) L'expression « la Haute Cour » peut-elle être interprétée différemment dans les articles 47, 57 et 91 de la loi de 1999 ?

Ainsi, tandis que l'affaire est transférée à une juridiction supérieure pour réexamen, on espère que le législateur rajoutera la définition (la ramenant au statut de loi de 1958) ou clarifiera la position à adopter.

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