Introduction
Dans un cas récent, Tata Sia Airlines c. Vistara Home Appliances , la chambre divisionnaire de la Haute Cour de Delhi a déterminé que la simple connaissance de la marque de l'appelant suffit à établir la mauvaise foi. Ce commentaire de cas fera valoir que a) le seuil pour déterminer la malhonnêteté est fixé très bas et que le défendeur n'a pas enregistré sa marque de manière malhonnête, et b) la marque du défendeur était passible de l'exception d'usage honnête simultané.
Faits sur l'affaire
Le demandeur, une coentreprise entre TATA Sons et Singapore Airlines exploitant une grande compagnie aérienne sous la marque « VISTARA », utilise la marque depuis 2014. VISTARA vient du terme sanskrit « Vistaar » signifiant « possibilités illimitées » et la Cour suprême l'a déclaré. une marque bien connue. L'appelant fait une forte promotion de VISTARA sur son site Web, son application et ses publicités, tout en remportant des prix récompensant les services de la marque. VISTARA possède des enregistrements de marques dans toutes les classes et dans le monde couvrant son logo arbitraire et distinctif.
En septembre 2020, l'appelant a découvert que les intimés utilisaient VISTARA pour le nom, le domaine, les logos et les marques d'appareils de leur entreprise d'électroménager sans autorisation. Les personnes interrogées vendaient des appareils électroménagers sous la marque VISTARA en ligne et sur les réseaux sociaux depuis décembre 2018. Malgré les avis de cessation et d'abstention de septembre 2020 et mars 2021, les personnes interrogées n'ont pas répondu. Cela a conduit l'appelant à intenter une action en contrefaçon et en substitution trompeuse, l'affaire en cours.
- Arguments devant le tribunal
- Appelant
L'appelant a soutenu que l'utilisation par les intimés de la marque « VISTARA » pour les appareils électroménagers a semé la confusion parmi les consommateurs et causé un préjudice important à l'entreprise et à la clientèle de l'appelant et que l'adoption de la marque contestée par les intimés n'est pas justifiée et est de nature malhonnête. , provoquant la dilution de la marque « VISTARA ». L'appelant est l'adoptant et l'utilisateur antérieur de la marque « VISTARA », qui a été déclarée marque notoire. Les marques concurrentes sont phonétiquement similaires. L'enregistrement de la marque contestée n'a pas été obtenu en vertu de l'article 9. 11 de la Loi sur les marques de commerce, accordant à la Cour le pouvoir de rendre des ordonnances interlocutoires interdisant les intimés. L’appelant s’est adressé au tribunal de première instance sans aucun retard, ni laxisme ni acquiescement.
- Intimé
Les intimés ont soutenu que, étant donné qu'ils ont commencé à utiliser la marque un an (2016) après l'appel de l'appelant, il n'y a pas de substitution frauduleuse. Ils ont contesté avoir pris des mesures prudentes pour s'assurer que leur marque soit distincte de celle de l'appelant, notamment en utilisant des combinaisons de couleurs, des polices, des styles d'écriture et une représentation globale différents. Ils ont souligné que « VISTARA » n’est pas un mot inventé ou inventé mais un mot trouvé en sanskrit. Ils ont également soutenu que leurs produits n'ont aucun rapport avec ceux de l'appelant et qu'ils ne sont pas des utilisateurs non autorisés en vertu de l'article 29 de la Loi sur les marques de commerce. La marque contestée est une marque symbolique par rapport à la marque verbale de l'appelant.
Détention par le(s) tribunal(s)
Tribunal de première instance
Le tribunal a statué que le terme « VISTARA » a un sens défini dans le dictionnaire et ne peut donc pas être monopolisé par l'appelant. La marque de commerce « VISTARA » de l'appelant est déclarée comme une marque notoire mais est jugée non pertinente puisqu'elle a été déclarée telle après l'enregistrement de la marque des intimés. Les intimés ont le droit d'utiliser la marque « VISTARA » pour les produits des classes 7, 9 et 11, car les clients, les circuits commerciaux et les industries des deux parties sont différents et facilement reconnaissables.
Chambre divisionnaire de la Haute Cour
La Haute Cour de Delhi a rejeté l’argument selon lequel VISTARA est un mot courant dans le dictionnaire. Le mot ne ressemble qu'au mot sanskrit « VISTAAR ». L'appelant a inventé la marque « VISTARA » sur cette base et l'utilisation par l'intimé du même mot « VISTARA » au lieu de « VISTARA » prouve qu'il était conscient de la valeur qui y était attachée. Le tribunal de première instance a commis une erreur en refusant l'injonction en se fondant sur l'argument selon lequel les intimés avaient adopté et utilisé la marque contestée dans différentes classes/produits. Les personnes interrogées n'ont jamais donné d'explication convaincante quant au choix du nom VISTARA. Les allégations des intimés concernant les contrats, les réseaux d'affaires et la perte potentielle de clients manquent de preuves. Même si cela est présumé vrai, l'adoption malhonnête ne peut pas être protégée en vertu de l'article 12 de la Loi sur les marques. Le tribunal de division a jugé que l'utilisation du défendeur était de mauvaise foi et qu'elle entraînerait une confusion sur le marché.
Analyse du dossier
Dans cette affaire, la Haute Cour de Delhi a adopté une position différente de celle du tribunal de première instance. Le tribunal de première instance a fondé sa décision sur le fait que les clients des deux entreprises étaient différents et ne seraient pas confondus par la similitude phonétique des marques, car ils appartenaient à des classes différentes. La Haute Cour a cependant conclu que la discrimination de classe et/ou la distinction de classe n'est pas pertinente lorsque l'adoption de la marque par une partie, comme le défendeur dans cette affaire, est intrinsèquement trompeuse et entachée de circonstances suspectes, sans aucune justification apparente. Elle n'a pas tenu compte de l'argument selon lequel l'intimé a adopté la marque alors que la marque de l'appelant n'était pas notoire. Le point intéressant, dans cette affaire, est que le tribunal a jugé l’adoption de l’intimé malhonnête pour trois raisons :
- L'intimé connaissait la marque de l'appelant lorsqu'il l'a enregistrée.
- L'intimé a enregistré une marque d'appareil au lieu d'une marque verbale pour éviter des problèmes d'enregistrement.
- L'intimé n'a donné aucune raison plausible pour leur adoption.
L'auteur de cet article comparera cette affaire avec d'autres jugements pour voir si la norme de tromperie malhonnête appliquée ici est plus élevée ou plus basse.
Mauvaise foi et malhonnêteté dans les affaires de marques.
La Haute Cour de Delhi, dans l'affaire Bpi Sports LLC contre Saurabh Gulati & Anr. a abordé la question de l'adoption de mauvaise foi d'une marque en vertu de l'article 11 (10) (ii) de la loi . Ils l'ont défini comme « une pratique déloyale impliquant un manque de bonne foi du demandeur à l'égard de l'Office au moment du dépôt, ou une pratique déloyale fondée sur des actes portant atteinte aux droits d'un tiers. » Le tribunal a ajouté que la malhonnêteté, la tromperie, le désir d'induire ou de tromper une autre personne et les actions injustes qui portent atteinte aux droits d'un tiers sont généralement révélateurs de mauvaise foi.
En outre, la Cour suprême, dans l'affaire National Sewing Thread Co. Ltd. c.James Chadwick and Bros.Ltd. a établi le test de tromperie/confusion comme « il s’agit de savoir comment un acheteur, qui doit être considéré comme un homme moyen d’intelligence ordinaire, réagirait à une marque particulière, quelle association formerait-il en regardant la marque, et dans quelle mesure il relier la marque aux produits qu’il achèterait. Ce critère a en outre été confirmé par le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Nandhini Deluxe contre Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited. de même, divers tribunaux dans d’autres affaires ont également interprété la malhonnêteté comme une tentative de tromper ou de créer de la confusion dans l’esprit du public.
Des actions qui constituent de la tromperie et de la confusion.
In Kamal Trading Co. Et Ors. V. Gillette UK Ltd., Gillette Royaume-Uni Ltd. , une filiale de Gillette Company, a poursuivi Kamal Trading Co. et d'autres pour avoir utilisé la marque « 7 O'CLOCK » sur des brosses à dents. Gillette et ses filiales utilisaient la marque pour leurs produits de rasage dans le monde entier depuis 1913, l'enregistrant dans de nombreux pays. En 1985, Gillette a découvert Kamal Trading en vendant des brosses à dents « 7 O'CLOCK » en Inde. Bien qu'il s'agisse d'un produit différent, Gillette a fait valoir que cela pourrait amener les clients à penser qu'il était associé à leur marque de rasage établie 7 O'CLOCK. Le tribunal a accepté, citant l'utilisation et l'enregistrement de longue date par Gillette de la marque identique pour des produits de rasage connexes, estimant que l'utilisation par Kamal Trading était susceptible de tromper les clients.
De même, dans NR Dongre c.Whirlpool Corporation , La société américaine Whirlpool Corporation et la société indienne TVS Whirlpool ont intenté une action en justice contre NR Dongre et d'autres devant la Haute Cour de Delhi. Les défendeurs utilisaient la marque « Whirlpool » en Inde pour fabriquer et vendre des machines à laver. Whirlpool a affirmé avoir des droits antérieurs sur la marque et qu'elle avait une réputation au-delà des frontières, de sorte que tout produit vendu sous le nom Whirlpool serait présumé être fabriqué par Whirlpool Corporation. Le tribunal a statué que la marque Whirlpool avait acquis une réputation et une notoriété significatives en Inde, devenant fortement associée dans l'esprit des consommateurs indiens et des acheteurs potentiels, en particulier aux produits de Whirlpool Corporation.
Appliquer les normes établies par les tribunaux dans la présente affaire.
Dans les cas mentionnés précédemment, les contrevenants cherchaient intentionnellement à tirer profit de la bonne volonté des utilisateurs antérieurs en commercialisant des produits similaires. De même, dans de nombreux cas, les tribunaux ont fourni des critères pour déterminer le caractère trompeur.
De plus, dans le Cadila Healthcare Dans cette affaire, le tribunal a établi des facteurs à prendre en compte concernant la tromperie :
- La nature des marques
- Le degré de ressemblance entre les marques
- La nature des produits sur lesquels ils sont utilisés comme marques.
- La similitude des produits des commerçants rivaux.
- La classe d'acheteurs, leur éducation, leur intelligence et leur degré de soin dans l'achat/l'utilisation des marchandises
- Le mode d'achat ou de commande des marchandises
- Toute autre circonstance pertinente et degré de dissemblance entre les marques concurrentes.
Si l'on considère ces critères, le seul argument valable que l'appelant peut faire valoir est qu'il y avait une similitude phonétique, mais aucun des autres facteurs n'est satisfait en l'espèce. L'intimé a demandé la protection en vertu de l'article 12 , et aurait dû l'obtenir puisqu'ils ont adopté la marque honnêtement.
In London Rubber Company. , malgré la similitude phonétique, le tribunal a quand même accordé à l'intimé la protection en vertu de l'article 10(2)[23], affirmant qu'il n'y a aucune exigence légale pour une utilisation importante et substantielle. Le tribunal a en outre déclaré que le volume ne devait pas nécessairement dépasser celui de la concurrence, mais qu'il devait témoigner d'une présence commerciale réelle et continue. Le tribunal a également fourni des circonstances particulières qui pourraient indiquer une utilisation concurrente honnête[24], et dans les cas présents, VISTARA Home Appliance les remplit.
La décision du banc divisionnaire dans cette affaire soulève des inquiétudes pour diverses raisons. Premièrement, les produits concernés n'ont aucun rapport : la marque du défendeur est exclusive aux appareils électroménagers destinés aux consommateurs de la classe moyenne inférieure, tandis que la marque du demandeur concerne les services de transport aérien destinés à la classe supérieure. Il n'y a aucune similitude ni aucun lien entre eux, éliminant ainsi tout potentiel de confusion dans l'esprit des acheteurs. Bien que le demandeur détienne une marque notoire, il n'y a aucune preuve de flou ou de ternissement résultant de l'adoption du défendeur.
Le seuil fixé dans cette affaire pour déterminer une adoption malhonnête et une tromperie publique semble inhabituellement bas par rapport aux précédents établis. . Ces jugements antérieurs ont appliqué des normes nettement plus élevées pour prouver une similitude trompeuse et une contrefaçon de marque. L'injonction a été accordée principalement sur la base du fait que le défendeur connaissait la marque, sans tenir compte des efforts du défendeur pour la différencier, ce qui est préoccupant.
Conclusion
Chaque entreprise, quelles que soient sa taille et son influence, devrait bénéficier d’une liberté raisonnable pour fonctionner sans ingérence injustifiée de la part d’entités non liées. Cette décision va cependant à l’encontre de cette idée et favorise une dynamique de pouvoir injuste. Les intimés ont pris des mesures importantes pour éviter toute confusion, ce qui aurait dû être reconnu avant de rendre l'ordonnance. Bien que la marque de l'appelant soit notoire, le tribunal aurait dû considérer qu'elle n'était pas reconnue comme telle au moment de l'adoption. De plus, il n'y a aucune preuve d'un préjudice, d'une dilution ou d'un ternissement subi par l'appelant en raison de l'adoption de l'intimé. Si ce précédent est suivi, les grandes marques pourraient exploiter leur pouvoir publicitaire pour acquérir une notoriété et ensuite demander des injonctions contre les petites entreprises.
Le tribunal est parvenu à cette conclusion principalement pour trois motifs : (a) la force : la marque du demandeur est une marque arbitraire qui la rend conceptuellement forte ; b) similarité : la marque du défendeur est « phonétiquement identique » à la marque du demandeur (Vistara et Vistara) ; et (c)mauvaise foi : le demandeur est l'utilisateur antérieur, le défendeur avait connaissance de la marque du demandeur et la marque du demandeur est notoire, ce qui rend l'adoption du défendeur malhonnête.
Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma contre Navratna Pharmaceuticals Laboratories, [1965] AIR 980
Fil à coudre national co. Ltd contre James Chadwick, Corn Products Refining Company contre Shangrila Food Products Ltd., Campbell Products contre John Wyeth.
London Rubber Co. c. Durex Products, AIR 1963 SC 1882
1) Le nom de l’entreprise et le produit étaient les mêmes. 2) Le produit est sur le marché depuis longtemps. 3) Les produits sont différents tant pour l'appelant que pour l'intimé.
Cadila Healthcare, NR Dongre et National Sewing Thread.
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- La source: https://www.theippress.com/2024/02/27/the-threshold-for-determining-dishonest-adoption-of-trademarks-revisiting-tata-sia-airlines-v-vistara-home-appliances/
