Le 18 janvier 2024, au cas où C-367/21 (toujours pas de version anglaise) la CJUE s'est de nouveau prononcée sur l'épuisement des droits de marque de l'UE (suite à ses cinq arrêts du 17 novembre 2022 dont C-175/21 Harman International Industries, C-224/20 Merck Sharp & Dohme, et C - 204/20 Propriété intellectuelle de Bayer). Le tribunal polonais de la propriété intellectuelle avait posé des questions à la CJUE concernant la charge de la preuve pour le premier placement des produits sur le marché de l'UE (ou de l'EEE) par ou avec le consentement du propriétaire de la marque.

Hewlett-Packard (HP) commercialisait des équipements informatiques dans l'UE sous la marque EUTM « HP ».

HP a travaillé avec des distributeurs agréés qui vendaient uniquement aux utilisateurs finaux ou aux membres du réseau. HP utilisait les numéros de série des produits comme code pour le marché visé, mais seul HP lui-même pouvait lire ce code. Senetic SA, un détaillant informatique polonais, a acheté des équipements HP auprès de fournisseurs (autres que les distributeurs officiels HB) situés dans l'EEE et les a mis sur le marché en Pologne. Senetic a été assuré par les fournisseurs que les marchandises pouvaient être commercialisées légalement dans l'EEE, mais n'a pas pu obtenir de HP qu'il le confirme sur la base des numéros de série. La défense de Senetic contre l'action en contrefaçon de HP reposait sur l'épuisement des droits de la MUE. L’arrêt se résume à une conclusion relativement simple sur la charge de la preuve, qui elle-même se fonde sur les articles 34, 35 TFUE.

La CJUE a confirmé qu'il appartient en principe à l'importateur de démontrer que les droits de la MUE ont été épuisés lorsque les marchandises sont revendues en dehors du réseau de distribution sélective de leur propriétaire. Il en est ainsi même si les fournisseurs « ne sont souvent pas enclins à révéler leurs sources d’approvisionnement » (para. 61). L'assurance du fournisseur que les marchandises peuvent être licitement commercialisées n'est pas suffisante. L'épuisement doit être démontré pour chaque produit individuel, notamment en prouvant qu'il a été mis sur le marché dans l'EEE par ou avec le consentement du titulaire de la marque (paragraphe 54).

Toutefois, des ajustements à cette règle peuvent s'avérer nécessaires, en particulier lorsque la charge de la preuve incombant entièrement au défendeur pourrait entraîner un risque réel de cloisonnement du marché dans l'EEE (paragraphe 60). Cela peut être le cas lorsque le défendeur est confronté à des difficultés insurmontables pour prouver que les marchandises ont été légitimement mises sur le marché de l'UE, car le propriétaire de la marque pourrait alors bloquer efficacement l'importation parallèle. Il faut garder à l'esprit que les fournisseurs sont réticents à révéler leurs sources au sein du réseau de distribution du propriétaire de la marque – et même s'ils le faisaient, le propriétaire de la marque pourrait alors bloquer l'approvisionnement futur du distributeur non conforme (paragraphes 63-65). Dans une telle situation, il est justifié d’exiger du titulaire de la marque qu’il fournisse des informations sur le lieu où les produits ont été mis sur le marché pour la première fois.

Commentaires

Les propriétaires de marques qui estiment que leur réseau de distribution sélective au sein de l'EEE présente des fuites n'interpréteront pas cet arrêt comme un renforcement de leur position sur la base du droit des marques. La charge de prouver l'épuisement des droits conférés par une MUE ne peut incomber uniquement au défendeur dans une action en contrefaçon lorsque les produits revêtus de cette marque et distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective dont les membres ne peuvent les revendre qu'à d'autres membres de ce réseau ou à les consommateurs finaux ont été achetés par le défendeur dans l'UE ou l'EEE après avoir obtenu des assurances des vendeurs (Van Doren C-244/00). Toutefois, la simple incapacité objective de supporter la charge de la preuve de l’épuisement ne justifie pas son renversement. Pour satisfaire à la charge de la preuve, le défendeur doit, selon l'auteur, divulguer toutes les circonstances démontrant que les éléments d'épuisement sont réunis. Le simple fait que ses fournisseurs refusent de partager des informations commerciales quant à leurs sources ne dispense pas l'importateur parallèle de l'obligation de faire tout son possible pour éviter de porter atteinte à des marques. Il doit donc analyser régulièrement les différentes marchandises pour tenter de s'assurer qu'elles ont été mises légalement sur le marché de l'UE ou de l'EEE. D'un autre côté, il est tout à fait juste d'attendre du titulaire de la marque qu'il fournisse au moins les informations dont il dispose, indiquant si les produits ont été mis sur le marché de l'UE/EEE par lui ou avec son consentement.

_____________________________

Pour vous assurer de ne pas manquer les mises à jour régulières du blog Kluwer Trademark, veuillez vous inscrire ici.

Droit de la propriété intellectuelle de Kluwer

La Sondage 2022 Future Ready Lawyer a montré que 79% des avocats pensent que l'importance de la technologie juridique augmentera l'année prochaine. Avec Kluwer IP Law, vous pouvez naviguer dans la pratique de plus en plus mondiale du droit de la propriété intellectuelle avec des informations et des outils spécialisés, locaux et transfrontaliers depuis n'importe quel endroit préféré. En tant que professionnel de la propriété intellectuelle, êtes-vous prêt pour l'avenir ?

Apprener comment Droit de la propriété intellectuelle de Kluwer peut vous soutenir.