Le 18 mars 2022, la Full Court de la Federal Court of Australia a rendu des décisions relatives à la prolongation de la durée des brevets couvrant des produits pharmaceutiques : Commissaire aux brevets contre Ono Pharmaceutical Co. Ltd [2022] PCAFFC 39 ('Ono'); et Merck Sharp & Dohme Corp. contre Sandoz Pty Ltd [2022] PCAFFC 40 ('MSD'). Les deux décisions ont (au moins) trois choses en commun. Premièrement, les deux décisions ont été prises à l'unanimité par un panel composé du juge en chef Alsop et des juges Yates et Burley. Deuxièmement, les deux ont été jugés contre le titulaire du brevet, le tribunal ayant infirmé la décision du juge principal dans Ono accordant une prolongation de mandat et confirmant la décision du juge principal en MSD annulant une prolongation de mandat précédemment accordée. Et, troisièmement, tous deux ont fait référence au principe énoncé dans la clause relative aux objets (article 2A) du Loi sur les brevets 1990 que "le système des brevets soldes dans le temps les intérêts des producteurs, des propriétaires et des utilisateurs de la technologie et du public» (soulignement ajouté).
Le régime de prolongation de la durée des brevets pharmaceutiques implique par nature un exercice d'équilibre. Son principal objectif est de veiller à ce que les titulaires de brevets ne soient pas excessivement désavantagés par des retards dans l'obtention de l'approbation réglementaire pour commercialiser des produits brevetés. Par exemple, si l'utilisation d'un médicament n'est pas approuvée avant 10 ans ou plus après le dépôt d'une demande de brevet, le titulaire du brevet peut avoir moins de la moitié de la durée de brevet standard de 20 ans restante pour compenser son investissement dans la découverte et le développement avant d'être exposé à la concurrence des génériques. D'autre part, une période prolongée sans concurrence expose nécessairement le grand public à des coûts de traitement médical plus élevés. Afin d'équilibrer ces intérêts concurrents, les dispositions relativement complexes de la Loi sur les brevets visent à garantir qu'un titulaire de brevet pharmaceutique "typique" bénéficie d'une exclusivité pouvant atteindre 15 ans, en accordant des prolongations de la durée du brevet pouvant aller jusqu'à cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à un maximum de 25 ans à compter du dépôt. (UNE Bilan 2013 des brevets pharmaceutiques - lequel le gouvernement a d'abord refusé de publier – ont constaté que 53 % de ces brevets ont une durée de vie effective de 15 ans, tandis que 89 % ont une durée de vie effective de plus de 10 ans.)
Les principales dispositions de la Loi sur les brevets régissant les extensions de la durée du brevet sont :
- section 70, qui énonce les conditions qui doivent être remplies avant qu'un titulaire de brevet puisse demander une prolongation de la durée de son brevet ;
- section 71, qui fixe les délais de dépôt des demandes de prolongation de mandat ; et
- section 77, qui précise comment la durée d'une prolongation de mandat doit être calculée.
Dans chacun de Ono et MSD, le titulaire du brevet cherchait à obtenir un avantage, ou à éviter un désavantage, en défendant des interprétations avantageuses des dispositions relatives à la prolongation de la durée. Dans chaque cas, ils ont échoué. Et dans les deux cas, la Cour plénière a confirmé le principe selon lequel le but du régime de prolongation de la durée est de équilibre les intérêts concurrents du titulaire du brevet d'une substance pharmaceutique contre l'intérêt public à l'utilisation sans restriction de l'invention pharmaceutique après l'expiration du brevet. Dans Ono, en particulier, la Cour plénière a rejeté la proposition selon laquelle les articles 70, 71 et 77 devraient être interprétés de manière à obtenir un résultat commercial pour le titulaire du brevet. Dans MSD la Cour plénière a de nouveau invoqué le principe d'"équilibre" en refusant d'autoriser une prolongation de la durée sur la base d'une autorisation de commercialisation australienne ultérieure, dans des circonstances où le titulaire du brevet avait déjà obtenu le bénéfice d'une autorisation "d'exportation uniquement" d'une substance relevant de sa revendications de brevet ayant une durée de vie effective de plus de 15 ans.
La pertinence de l'accent mis par la Cour plénière sur l'équilibre des intérêts et ses références à la clause d'objet pourraient s'étendre au-delà de ces affaires. Les trois juges ici sont tous parmi les cinq qui ont récemment entendu l'appel devant la thaler Affaire "Inventeur de l'IA", dans laquelle les intérêts concurrents des développeurs et des propriétaires de « machines à invention » et du grand public (qui pourrait ne pas voir le même avantage à accorder des monopoles de brevets sur des inventions générées automatiquement) sont potentiellement en jeu. Il sera intéressant de voir s'ils adoptent une approche similaire pour peser l'équilibre des intérêts dans ce cas également.
