Le Tribunal de l'Union européenne a statué dans l'affaire T‑323/21 Castel Frères contre Shanghai Panati Co., qui nous rappelle à quel point une marque enregistrée doit être utilisée correctement pour que sa protection soit viable.

L'affaire a le contexte suivant :

Le 29 mai 2018, Shanghai Panati Co a déposé une demande auprès de l'EUIPO en déchéance de la marque de l'Union européenne qui avait été enregistrée à la suite d'une demande déposée le 17 mars 2008 pour le signe figuratif suivant :

Les produits couverts par la marque contestée, pour lesquels une nullité a été demandée, relevaient notamment de la classe 33 de l'arrangement de Nice : « Vins tranquilles ».

Le motif invoqué à l'appui de la demande en déchéance était l'absence d'usage sérieux de la marque contestée pendant une période continue de cinq ans.

La preuve a été présentée par Castel Frères que la marque était utilisée pour les étiquettes de vin de la manière suivante :

Le 3 avril 2020, la division d'annulation a rejeté la demande en déchéance.

Le 24 avril 2020, Shanghai Panati Co. a formé un acte de recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.

Par la décision attaquée, la chambre de recours a fait droit au recours et a annulé la marque contestée. La chambre de recours a considéré, en substance, que les différences entre la marque contestée et la marque telle qu'utilisée étaient de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée.

La Cour a confirmé cette décision.

Selon le Tribunal, il convient de rappeler que la marque contestée sous sa forme enregistrée est une marque figurative composée de trois caractères de l'alphabet chinois. Ainsi que la chambre de recours le relève à juste titre, le public pertinent ne sera pas en mesure de verbaliser ou de mémoriser ces caractères chinois, qui seront plutôt perçus comme des signes abstraits dépourvus de sens ou comme des éléments décoratifs faisant référence à la Chine ou à l'Asie. Il convient, dès lors, de constater que, s'agissant des produits en cause, les caractères chinois composant la marque contestée présentent un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.

À cet égard, il convient de souligner que sur l'emballage du produit ou dans les publicités, la marque contestée, qui apparaît dans un très petit format, est presque systématiquement accompagnée des éléments verbaux « dragon de chine » et de la représentation d'un dragon , qui apparaissent ensemble et sont très proches l'une de l'autre. De plus, dans la mesure où la marque contestée est composée de trois caractères de l'alphabet chinois, de très petite taille, les éléments ajoutés sont toujours bien visibles et dominent l'impression d'ensemble.

C'est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée telle qu'utilisée, c'est-à-dire dans une position accessoire et dans une taille nettement inférieure aux éléments verbaux distinctifs et dominants « dragon de chine » et à la représentation d'un dragon, serait perçu par le public pertinent comme un élément décoratif et non comme une indication de l'origine des produits.

Cette constatation ne saurait être remise en cause par l'argument selon lequel, en substance, il est courant dans le secteur vitivinicole que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et de manière autonome sur les étiquettes, avec ou sans le nom de la société du producteur, comme c'est le cas ici avec la marque Dragon de Chine. Force est de constater que les éléments verbaux « dragon de chine » sont toujours clairement visibles en ce qu'ils occupent une position dominante dans l'impression d'ensemble créée par la marque telle qu'utilisée. En tout état de cause, même s'il était établi que ces éléments constituent une marque, il n'en demeure pas moins que cela n'est pas de nature à affaiblir l'altération par ces termes du caractère distinctif de la marque contestée, dès lors que le public pertinent ne perçoit plus ces trois caractères de l'alphabet chinois comme indication de l'origine des marchandises en cause, conformément à la jurisprudence.

Eu égard à l'examen ci-dessus du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, fondé sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments et sur la position relative des différents éléments, force est de constater que les variations d'usage constatées altèrent le caractère distinctif caractère de la marque contestée telle qu'enregistrée, comme l'a constaté à juste titre la chambre de recours.

Cette décision vient nous rappeler qu'une marque doit toujours être utilisée comme une indication d'origine commerciale et non comme un élément complémentaire ou décoratif. Dans un cas similaire, Apple a perdu un litige concernant sa marque Think Differently en raison de la façon dont la marque a été utilisée sur l'emballage du produit.

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