IP Australie a a publié une ébauche de sa déclaration quadriennale de mise en œuvre du recouvrement des coûts (CRIS), qui décrit les modifications proposées en matière de tarifs qui entreraient en vigueur à partir d'octobre 2024. Il profite également de l'occasion pour examiner les frais d'audience qui peuvent être accordés pour les brevets, les marques déposées et les modèles. Des commentaires sur les propositions peuvent être fournis via des soumissions sur la page de consultation publique d’IP Australia. La consultation est ouverte jusqu'au Dimanche, 21 Janvier 2024. 

Dans cet article, j'examinerai plus en détail certains des changements liés aux brevets en particulier. Les parties prenantes intéressées par l’un des droits administrés par IP Australia (brevets, marques déposées, modèles enregistrés et droits d’obtenteur) devraient profiter de l’occasion pour examiner le projet de CRIS et soumettre leurs commentaires ou préoccupations pendant la période de consultation. En bref, sur les questions autres que les brevets, je note que des changements importants sont proposés à la structure des frais associés aux audiences d'opposition aux marques, avec des frais qui augmentent avec le nombre de motifs, au-delà des trois premiers, soulevés dans un exposé des motifs et des détails. (SGP), et du nombre de marques antérieures, au-delà des dix premières, citées à l'article 44. Pour les dessins et modèles, il est proposé de réduire les frais de dossier, tandis que les frais de demande d’examen seront légèrement augmentés. Pour les droits d’obtenteur, de modestes augmentations des taxes de dépôt sont proposées, mais il y aura des augmentations plus substantielles des taxes d’examen et un doublement des taxes de renouvellement.

Les avocats trans-Tasmaniens enregistrés voudront prendre note qu'IP Australia propose également d'augmenter les frais de renouvellement d'enregistrement de 50 AUD à tous les niveaux, ce qui, selon lui, est nécessaire « pour aider à couvrir les coûts d'administration du système d'avocats trans-Tasmaniens en propriété intellectuelle ». '

Dans le domaine des brevets, les principaux changements, examinés plus en détail ci-dessous, sont les suivants : des augmentations modestes de la plupart des taxes de dépôt, d'examen et de renouvellement ; un doublement des frais d'opposition et d'audience ; un changement dans le moment (mais pas dans le montant) des frais de réclamation excédentaire, passant de facturés au moment de l'acceptation à (également) facturés au moment de la demande d'examen ; une suppression surprenante (et peut-être involontaire) des frais de dépôt de brevets d’innovation ; et des augmentations significatives du niveau des dépens pouvant être accordés dans le cadre de procédures contestées, y compris les oppositions en matière de brevet.

Contexte – Recouvrement des coûts et attribution des frais

IP Australia exerce son rôle de réglementation dans l'administration du système australien de droits enregistrés (brevets, marques, dessins et droits d'obtention végétale) sur la base du recouvrement des coûts, c'est-à-dire qu'elle cherche à couvrir les coûts de ces aspects de ses activités à partir des frais facturés à utilisateurs du système (c'est-à-dire les « clients »). Pour ce faire, tous les quatre ans, il s'efforce de prévoir la demande attendue et le coût de la prestation de services, et utilise ces prévisions pour examiner et ajuster les tarifs. IP Australia a entrepris pour la dernière fois une révision des frais au cours de l’exercice 2019-20.

Le recouvrement des coûts n’exige pas que chaque frais individuel reflète le coût du service nominalement associé. Les frais pour demander l'examen d'un brevet standard, par exemple, s'élèvent actuellement à 490 dollars australiens, ce qui est sans doute bien en deçà du coût réel de l'examen d'une demande. Les frais de maintien des brevets, en revanche, correspondent à des tâches administratives minimes et hautement automatisées et s'élèvent actuellement jusqu'à 8000 25 AUD par an pour les brevets pharmaceutiques bénéficiant d'une prolongation maximale de la durée jusqu'à XNUMX ans. Cela reflète le fait que la fixation des frais peut servir des objectifs politiques plus larges, comme offrir une incitation aux titulaires de brevets. ne sauraient maintenir les brevets qui n'ont plus de valeur commerciale correspondante, libérant ainsi la technologie brevetée pour un usage public.

En revanche, les frais engagés dans les procédures contestées n'ont rien à voir avec les opérations d'IP Australia. Il s'agit de montants, fixés par règlement, qui peuvent être accordés par les agents désignés d'IP Australia contre les parties déboutées dans des procédures administratives telles que les oppositions de brevet. Elles sont versées directement par le « perdant » au « gagnant » et sont destinées à compenser les frais réels de procédure engagés par la partie gagnante. IP Australia propose des augmentations significatives des coûts qui peuvent être accordés au motif que « les niveaux actuels n’ont pas changé depuis de nombreuses années et que les parties prenantes ont indiqué que ces coûts sont trop faibles par rapport aux coûts réels supportés par les parties concernées ».

Hausses modestes de divers frais de brevet

Avec une inflation actuellement supérieure à cinq pour cent et un certain nombre de taxes sur les brevets n'ayant pas augmenté depuis une décennie ou plus, il n'est pas surprenant que le CRIS propose des augmentations modestes pour de nombreuses taxes. Il est proposé d'augmenter les taxes de dépôt, de recherche et d'examen des demandes standard et PCT d'environ 10 %. 

Les modifications apportées aux taxes annuelles de renouvellement sont un peu plus nuancées, dans le but de maintenir un prix abordable les premières années, subventionné par des augmentations plus importantes les années suivantes. Dans le cadre de la proposition actuelle du CRIS, 4^th 5^th Les frais de renouvellement annuels resteront inchangés (à 300 A$ et 315 A$ respectivement), avec des augmentations cumulées de 10 A$ par an sur 6^th - 14^th années, et une augmentation cumulée supplémentaire de 15 dollars australiens par an sur 15^th - 19^th années. Ainsi, par exemple, l’augmentation totale au 19^th la rente annuelle serait de 165 $ AU (soit 9x10 $A + 5x15 $A). Frais annuels pour maintenir les brevets pharmaceutiques à long terme pour le 20^th année et au-delà resteront inchangés, mais ceux-ci sont déjà fixés à un niveau (s'élevant à 8000 24 AUD au XNUMX^th anniversaire) proportionnelle à la valeur de ces brevets.

Des augmentations légèrement plus importantes, de l'ordre de 20 %, sont proposées pour les taxes liées à la demande d'une recherche internationale de type (au titre de l'article 15(5) du Traité de coopération en matière de brevets) et à la demande d'une recherche et d'un avis préliminaires (qui deviendraient ainsi égales plus cher que de simplement demander examen accéléré).

Les frais d’opposition et d’audience vont doubler

Il est proposé de doubler tous les frais relatives aux oppositions et aux auditions. Les frais de dépôt d'un avis d'opposition et de demande d'audience (de quelque nature que ce soit, en personne ou sur dossier écrit) passeraient de 600 AUD à 1200 1000 AUD. Les frais de comparution à une audience (par jour ou partie de journée) passeraient de 2000 800 AUD à XNUMX XNUMX AUD. Si je comprends bien les frais proposés, la structure tarifaire actuelle, en vertu de laquelle les frais de demande d’audience sont déduits des frais de comparution du premier jour, serait conservée, de sorte que le solde réellement payable pour le premier jour serait de XNUMX AUD.

Il s’agit d’augmentations significatives qui, selon le CRIS, « reflètent l’augmentation du coût de la fourniture de ces services au cours des 10 dernières années et de la période allant jusqu’à la prochaine révision des tarifs ». Je ne suis pas du tout surpris. Au cours de cette période, le nombre d'audiences et les ressources associées ont considérablement augmenté par rapport aux niveaux historiques. Notamment, ex parte les audiences résultant d’objections à l’examen des inventions mises en œuvre par ordinateur au motif de l’absence d’objet brevetable (c’est-à-dire le « mode de fabrication ») ont largement contribué à l’augmentation de la charge de travail. 

Pour quantifier un peu cela, en 2009 (c'est-à-dire l'année précédant le Voies d'invention décision qui a déclenché un déluge d’objections à l’encontre d’un objet mis en œuvre par ordinateur), 26 décisions du bureau d'audience ont été publiées. Une seule de ces décisions a été ex parte, et celle relative à une demande de prolongation de la durée d’un brevet pharmaceutique. En effet, il faut revenir au Pierre Szabo décision dans 2005 pour trouver un bureau d'audience antérieur statuant sur le mode de fabrication (et cette affaire impliquait un stratagème purement financier sans mise en œuvre informatique). En revanche, en 2022, 83 décisions ont été publiées, dont près de la moitié (41) ex parte. Et parmi celles-ci, 29 décisions concernaient entièrement ou principalement des objections d’examinateurs concernant l’absence d’objet brevetable.

Frais d’acceptation et de réclamation excédentaire

Selon la proposition du CRIS, la taxe de base payable lors de l'acceptation d'une demande de brevet standard passera de 250 AUD à 300 AUD. De plus, des frais de réclamation excédentaire sont également actuellement payables à l'acceptation : 125 A$ pour chaque réclamation entre 21 et 30 ; et 250 $A pour chaque réclamation supérieure à 30. Il n'est cependant pas proposé de modifier la valeur de ces frais. le CRIS propose de modifier le calendrier de leur paiement.

Plus précisément, les frais de réclamation excédentaire seraient payables au moment de la demande d’examen. De plus, si le nombre de réclamations est plus élevé (et supérieur aux seuils de réclamations excédentaires) au moment de l'acceptation, alors la différence entre les frais de réclamation excédentaire serait payable à l'acceptation.

Je note cependant que cela n'empêcherait pas un demandeur de déposer moins de 20 revendications avant de demander un examen, d'augmenter ensuite le nombre de revendications via une modification préliminaire, puis de réduire à nouveau le nombre de revendications avant l'acceptation. Si IP Australia a l'intention de garantir que les taxes reflètent le nombre de revendications réellement examinées, il serait alors peut-être préférable d'adopter l'approche adoptée par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), qui exige qu'un demandeur paie toute taxe supplémentaire. dû chaque fois qu'une modification entraîne une augmentation des sinistres au-delà du nombre maximum pour lequel ils ont déjà payé.

Des brevets d'innovation gratuits avec un examen à prix réduit ?

J'ai été surpris de voir que le CRIS propose la suppression des frais de dépôt pour les demandes de brevet d'innovation. Comme la plupart des lecteurs le savent, le système de brevets d'innovation de deuxième niveau est en train d'être progressivement supprimé et il n’est plus possible de déposer de « toutes nouvelles » demandes de brevet d’innovation depuis le 26 août 2021. Cependant, il est toujours possible d'obtenir un brevet d'innovation en tant que division ou conversion d'une demande existante avec une date de dépôt effective antérieure au 26 août 2021.  Il ne me semble donc pas pourquoi les frais de dépôt de telles demandes seraient supprimés de Octobre 2024.

Le nombre de nouveaux brevets d’innovation déposés est tombé à une dizaine de demandes chaque mois. Cependant, il reste un nombre important de demandes de brevet standard en attente qui pourraient, en principe, servir de base à d'autres brevets d'innovation divisionnaires. Au moment de la rédaction de cet article, il y a près de 70,000 26 demandes en attente avec une date de dépôt effective au cours des huit dernières années et avant le 2021 août 9,000. En outre, un brevet d'innovation peut être divisé en un ou plusieurs autres brevets d'innovation au cours de l'examen, et là Il existe actuellement près de XNUMX XNUMX brevets d'innovation en cours qui doivent encore être examinés et certifiés, et chacun d'entre eux pourrait engendrer des enfants divisionnaires. 

La suppression du brevet d’innovation a été un processus long et contesté, motivé en grande partie par IP Australia lui-même. Ce serait un résultat pervers si, maintenant qu’elle est enfin en voie de disparition, la suppression anticipée des taxes de dépôt entraînait une nouvelle augmentation du nombre de brevets d’innovation. Je m'attendais à ce que les taxes soient maintenues jusqu'au bout (25 août 2029), et qu'elles augmentent d'un montant (au moins) proportionnel à l'augmentation des taxes standards de dépôt de brevet, soit environ 10 %.

Plus pervers encore, les frais de conversion d'une demande de brevet d'innovation en demande standard seront maintenus, passant de 190 à 220 dollars australiens. Historiquement, ces frais reflétaient simplement la différence entre les deux frais de dépôt correspondants (actuellement 180 AUD pour une demande de brevet d'innovation contre 370 AUD pour une demande standard). Cependant, si aucun frais n’est facturé pour le dépôt d’une demande de brevet d’innovation, il sera moins coûteux de déposer un brevet d’innovation divisionnaire et de le convertir immédiatement en demande standard plutôt que de déposer directement une demande divisionnaire standard ! Il est clair, sur cette base, que les frais de dépôt d'un brevet d'innovation devraient être maintenus au moins au niveau actuel de 180 AUD.

Il n'y a aucune mention des taxes d'examen des brevets d'innovation dans le CRIS, ce qui, selon moi, signifie qu'aucun changement n'est proposé. Actuellement, la taxe pour demander l'examen d'un brevet d'innovation est de 500 AUD, ce qui est légèrement plus élevé que la taxe standard existante pour l'examen d'un brevet (490 AUD). Avec l'augmentation proposée de cette dernière taxe à 550 dollars australiens, il deviendrait moins coûteux de demander l'examen d'un brevet d'innovation que d'un brevet standard. Il y a sans doute une raison pour exiger une taxe plus élevée pour l’examen des brevets d’innovation ; il semble donc une fois de plus surprenant qu’aucune augmentation de cette taxe n’ait été proposée.

Proposition de doublement des dépens

Les dépens dans les procédures contestées devant l'Office des brevets – le plus souvent des oppositions de brevet – sont accordés à la partie perdante conformément à un barème établi dans calendrier 8 des Règlement de 1991 sur les brevets. IP Australia propose de doubler la plupart des coûts indiqués dans le barème, à l'exception des tarifs payables pour la participation des avocats, solicitor et/ou conseil aux audiences, qui augmenteraient de 50 %.

Si mes calculs sont corrects, le barème des frais et dépens qui pourrait être accordé à un opposant retenu contre un demandeur à la suite d'une opposition complète au brevet comprenant une audience d'une journée en présence d'un avocat mandaté par un conseil en brevets (mais sans indemnités de déplacement ou de repas) augmenterait selon cette proposition de 8,800 16,475 AUD à 7,550 13,975 AUD. Dans le même scénario, les frais accordés à un demandeur contre un opposant débouté passeraient de XNUMX XNUMX AUD à XNUMX XNUMX AUD.

Pour comprendre l’impact de cela, je trouve utile de comparer le budget qui doit être pris en compte par un opposant potentiel ou par un demandeur de brevet défendeur. En supposant que les coûts réels encourus par un opposant raisonnablement soucieux de son budget soient d'environ 40,000 31,200 AUD, selon le barème actuel, l'opposant devrait prévoir entre 47,500 23,525 AUD (en cas de succès et s'il obtient les dépens) et 53,975 30,000 AUD (s'il échoue et est condamné aux dépens). . Selon le barème proposé, la fourchette va de 22,450 38,800 AUD à 16,025 46,475 AUD. En supposant qu’un demandeur n’ait pas besoin de dépenser autant pour sa défense – disons XNUMX XNUMX AUD – la fourchette actuelle se situe entre XNUMX XNUMX AUD (en cas de gain et de dépens) et XNUMX XNUMX AUD (en cas d’échec et condamné aux dépens). Selon le barème proposé, cette fourchette va de XNUMX XNUMX AUD à XNUMX XNUMX AUD.

Pour voir les choses autrement (et indépendamment des coûts réels), la différence entre le succès et l'échec est actuellement d'environ 16,000 30,000 dollars australiens, et atteindrait environ XNUMX XNUMX dollars australiens selon le barème proposé. Je doute que ce changement soit suffisant pour influencer le comportement d'un opposant ou d'un demandeur dans une affaire véritablement contentieuse. Le barème des coûts proposé n'est pas non plus suffisamment élevé pour qu'il soit susceptible de dépasser les coûts réels dans un cas réaliste. Au vu de ces critères, la proposition d’IP Australia ne semble donc pas déraisonnable.

Il existe cependant une asymétrie dans la pratique normale d’attribution des dépens qui me préoccupe depuis longtemps. Cela découle du fait que les conseillers-auditeurs d’IP Australia adjugent presque invariablement les dépens sur la base du « tout ou rien ». Autrement dit, les dépens « suivent généralement l’événement », les dépens complets étant attribués à une partie « gagnante » contre une partie « échouée », conformément au barème. Pour un opposant, il suffit d’avoir gain de cause sur un seul motif contre une seule revendication pour être considéré comme « retenu », même si l’opposition a été formée sur une demi-douzaine de motifs contre toutes les revendications de la demande. D’un autre côté, un demandeur n’est considéré comme « retenu » que s’il parvient à se défendre contre tous les motifs invoqués contre chaque réclamation, sans exception. On peut soutenir que cela encourage (et ne décourage certainement pas) les opposants à adopter une approche « évier de cuisine » à l'opposition.

Ce qui me préoccupe, c’est qu’une différence de 30,000 50 dollars australiens dans les conséquences financières pour chaque partie puisse entraîner un tel déséquilibre dans les conditions de « réussite ». Plus les coûts du barème sont élevés, plus ce déséquilibre devient important. C’est pour cette raison que j’aimerais qu’IP Australia envisage un changement de pratique tel que l’attribution partielle des dépens devienne plus courante. Il ne serait pas nécessaire que cela soit quantifié très finement. Avec un doublement des dépens dans le barème, il pourrait être raisonnable d'accorder des dépens à 50 % du barème lorsqu'un opposant a obtenu gain de cause sur moins de XNUMX % des motifs et/ou des demandes opposés. Cela pourrait avoir l’avantage supplémentaire d’inciter les opposants à limiter leurs motifs d’opposition à ceux ayant les chances de succès les plus réalistes, ce qui pourrait potentiellement simplifier et réduire les coûts de la procédure d’opposition pour toutes les parties impliquées – y compris IP Australia.

Conclusion – Globalement, un ensemble raisonnable de propositions

Les augmentations de frais proposées sont, pour la plupart, modestes, surtout si l’on considère que bon nombre de ces frais n’ont pas augmenté de manière significative au cours des 10 à 15 dernières années.

La suppression des frais de dépôt de brevets d’innovation est surprenante et semble prématurée. Je soupçonne que quelqu'un a tout simplement négligé le potentiel actuel de dépôt de brevets d'innovation divisionnaires. La taxe de conversion de l'innovation en norme est maintenue et augmentée conformément à la taxe standard de dépôt de brevet, ce qui n'aurait aucun sens si les brevets d'innovation ne pouvaient plus être déposés, car une telle conversion n'est autorisée que dans les quelques semaines qui séparent le dépôt. et accorder.

Le doublement des frais liés à l’audience est probablement également raisonnable, étant donné qu’il s’agit de l’une des responsabilités d’IP Australia les plus gourmandes en ressources. Bien entendu, le coût de fonctionnement de la zone d'audience de l'Office des brevets pourrait être considérablement réduit sans l'incertitude et le désaccord persistants entre les demandeurs et IP Australia sur les normes juridiques relatives à l'éligibilité au brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur.

L'augmentation proposée du barème des dépens pouvant être accordés dans le cadre d'une procédure contestée, bien que substantielle, ne semble pas déraisonnable ni susceptible d'avoir une influence indue sur le comportement des opposants ou des demandeurs. Il est important, à mon avis, que la procédure d'opposition reste moins coûteuse et plus accessible que la procédure judiciaire, ce qui ne sera pas le cas si le niveau des dépens pouvant être accordés est trop élevé. Toutefois, étant donné que des attributions de dépens plus élevées sont disponibles, je dirais qu'IP Australia pourrait envisager d'adapter sa pratique pour permettre l'attribution partielle de dépens dans des circonstances appropriées.

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