Citation de cas : 2023 :MHC :3879
Introduction:
Dans l'affaire BEST Sport & Freizeit GmbH c. Registrar of Trademarks, l'appelant, BEST Sport & Freizeit GmbH, une société allemande d'articles et d'équipements de sport, a demandé l'enregistrement d'une marque d'appareil portant le numéro d'enregistrement 2834287 dans la classe 28, c'est-à-dire « Jeux et jouets ; équipements de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et de sport, en particulier ballons de football, ballons de handball, ballons de volley-ball, ballons de beach-volley, ballons de basket-ball, ballons de football américain, mini-ballons, pompes à ballons, gants de gardien de but, protections de genoux et de tibias, ensembles de filets de volley-ball, paniers de basket-ball, raquettes de tennis de table, tennis de table jeux, accessoires pour filets de tennis de table, balles de tennis de table, housses pour raquettes de tennis de table, raquettes de tennis, balles de tennis, raquettes de badminton, accessoires pour jeux de badminton, volants, filets de badminton, accessoires pour filets de badminton, housses pour raquettes de badminton, raquettes de squash, balles de squash, raquette de squash housses, fléchettes, cibles de fléchettes, extenseurs de poitrine, petits haltères, cordes à sauter, gants de boxe, sacs de boxe, haltères, poids d'haltères, jeux d'haltères à disque, ceintures d'haltérophilie ». Cette affaire tourne autour du rejet de leur demande d'enregistrement sur la base des objections soulevées par le registraire des marques en vertu des articles 9(1)(b) et 11(1) de la loi sur les marques de 1999. L'extrait pertinent de l'ordonnance est produit ci-dessous :
Historique de la procédure :
L'appelant a demandé l'enregistrement d'une marque d'appareil dans la classe 28 le 29 octobre 2014. Le registraire des marques de commerce a examiné la demande et a soulevé des objections en vertu des articles 9(1)(b) et 11(1) de la Loi sur les marques de commerce de 1999. L'objection au titre de l'article 9(1)(b) reposait sur le motif que la marque consistait en des mots décrivant le type, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits. L'objection au titre de l'article 11(1) citait deux marques rivales dans la classe 28.
En réponse à ces objections, l'appelant a affirmé que sa marque était stylisée et ne faisait aucune référence au caractère ou à la qualité des produits. Ils ont en outre fait valoir que la comparaison devrait être effectuée entre les marques dans leur ensemble et non en les divisant en leurs éléments constitutifs. Après une audience, le registraire a rendu une ordonnance le 27 février 2019, refusant la demande en vertu de l'article 9(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce. L'appelant a interjeté appel de l'ordonnance du défendeur devant la Haute Cour de Madras visant à annuler l'ordonnance contestée rendue par le défendeur.
Problèmes présentés :
- Le rejet de la demande de marque du requérant en vertu de l'article 9(1)(b) de la Loi sur les marques était-il justifié ?
- La marque du requérant pourrait-elle faire l'objet d'un enregistrement sous réserve de limitations ou de conditions ?
Règles de droit :
- Article 9(1)(b) de la Loi sur les marques de 1999 : interdit l'enregistrement de marques composées exclusivement de marques désignant le type, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits.
- Article 11(1) de la Loi sur les marques de 1999 : permet au registraire de s'opposer à l'enregistrement d'une marque si elle est similaire à une marque antérieure de la même classe.
Arguments de l'appelant :
L'appelant a soutenu que sa marque était une marque composite qui devait être examinée dans son ensemble et qu'elle comprenait les mots « BEST SPORTING ». Ils ont soutenu que la nature descriptive de la marque pouvait être corrigée en imposant des limitations ou des conditions à l'enregistrement, et ils étaient prêts à accepter de telles restrictions.
Prétentions du défendeur :
Le registraire des marques de commerce a soutenu que les mots « BEST SPORTING » décrivaient la qualité des articles de sport et que, par conséquent, le rejet de la demande était justifié. Ils se sont appuyés sur des précédents juridiques, notamment NRI Taxi Service Pvt. Ltd. c. Registraire des marques de commerce ainsi que Red Bull AG contre Pepsico India Holdings Pvt. Ltd. , pour soutenir leur position.
Analyse et raisonnement :
La Cour a examiné la nature de la marque de l'appelant, qui était une marque composite utilisant des couleurs et des lettres stylisées en plus des mots « BEST SPORTING ». Il a été souligné que les marques composites devraient être évaluées dans leur ensemble et non en isolant des éléments individuels. De plus, l'article 18(4) de la Loi sur les marques autorise le registraire à imposer des conditions ou des limitations aux enregistrements de marques.
La Cour a également pris en compte le fait que la dénomination sociale de l'appelant contenait les mots « BEST SPORT » et que des preuves d'enregistrements pour la marque d'appareil identique dans plusieurs juridictions avaient été fournies. Sur la base de ces considérations, la Cour a estimé que l'ordonnance attaquée et les motifs de la décision n'étaient pas défendables.
Tenue et décision :
La Cour a annulé l'ordonnance attaquée ainsi que les motifs de la décision. Il a statué que les preuves au dossier justifiaient la demande de procéder à la publicité, sous réserve de l'inclusion d'une condition ou d'une limitation qui empêchait tout droit exclusif sur les mots individuels « MEILLEUR » ou « SPORTING ». Cette décision ne serait toutefois pas contraignante pour les opposants potentiels suite à la publicité de la marque.
Implications et importance :
Cette affaire souligne l’importance de considérer les marques de dispositifs composites dans leur ensemble plutôt que d’isoler des éléments individuels. Il souligne également le pouvoir du registraire d'imposer des limitations ou des conditions sur les enregistrements de marques afin de répondre aux préoccupations concernant le caractère descriptif. Cette décision apporte des éclaircissements sur l'enregistrement des marques contenant des mots descriptifs dans des marques composites.
En conclusion :
L'arrêt BEST Sport & Freizeit GmbH c. Registrar of Trademarks crée un précédent pour l'évaluation des marques d'appareils composites, soulignant l'importance de les considérer comme des ensembles intégrés. Il réaffirme également le pouvoir du registraire d'imposer des limitations ou des conditions sur les enregistrements de marques afin d'équilibrer les intérêts des propriétaires de marques et du public.
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- La source: https://www.theippress.com/2023/10/24/case-analysis-best-sport-freizeit-gmbh-v-registrar-of-trademarks/
