Dans un litige impliquant des montres de luxe prétendument contrefaites, la Cour d'appel américaine du cinquième circuit a confirmé la conclusion d'un tribunal de district concernant la contrefaçon de marque, affirmant que la défense du laxisme empêchait la restitution des bénéfices (Rolex Watch USA Inc contre BeckerTime LLC, affaire 22/10866, 26 janvier 2024, Douglas, King, Willett, JJ).

Contexte du cas

Rolex est un concepteur et fabricant de montres de luxe. BeckerTime modifie les montres de marque Rolex en y ajoutant des diamants, des lunettes et des bracelets de rechange – non autorisés par Rolex – puis les vend comme de véritables produits Rolex.

Rolex a intenté une action en justice contre BeckerTime, alléguant une contrefaçon de marque, et a demandé une injonction et la restitution des bénéfices. Après un procès, le tribunal de district a conclu que BeckerTime avait violé la marque Rolex, mais a refusé d'ordonner la restitution des bénéfices sur la base de la défense laxiste de BeckerTime. Rolex a fait appel.

L'appel

Sur la question de la contrefaçon, BeckerTime a fait valoir que le tribunal de district avait appliqué à tort l'analyse traditionnelle du risque de confusion sans tenir compte de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Bougie d'allumage Champion contre Sanders. En Champion, la Cour suprême a estimé que le défendeur n'était pas obligé de supprimer les marques déposées sur les produits réparés ou reconditionnés. Cela reposait sur la distinction selon laquelle les produits étaient clairement commercialisés comme « réparés ou reconditionnés » par opposition à des articles neufs.

La Cour suprême a précisé qu'une exception relative à une appellation inappropriée ne serait applicable que si l'étendue ou la nature de la modification était si profonde que l'utilisation du nom original serait trompeuse, même si des termes tels que « utilisé » ou « réparé » étaient ajoutés pour décrire le produit.

Faire une comparaison avec Champion, le Cinquième Circuit différenciait les actions de BeckerTime des simples réparations ou reconditionnements. Contrairement au défendeur dans Champion, BeckerTime est allé au-delà de la restauration, modifiant activement les montres Rolex en incorporant des diamants, des lunettes et des bracelets de rechange. Par conséquent, les montres BeckerTime étaient matériellement distinctes de celles proposées par Rolex.

Le tribunal a estimé que les modifications apportées par BeckerTime équivalaient à une personnalisation plutôt qu'à une restauration, comme ce fut le cas dans Champion. Appliquant l'exception d'appellation abusive de cette affaire, le Cinquième Circuit a confirmé la décision du tribunal de district, affirmant que les montres personnalisées de BeckerTime créaient un risque de confusion parmi les consommateurs et portaient donc atteinte à la marque Rolex.

La défense des coups

Sur la question de la restitution des bénéfices, le Cinquième Circuit a également confirmé la demande laxiste du tribunal de district de refuser l'octroi de la restitution. Rolex a fait valoir que la contrefaçon délibérée de BeckerTime empêchait les manquements, tandis que BeckerTime a contesté que Rolex n'avait pas réussi à prouver l'intention malveillante, ce qui est nécessaire pour justifier la restitution.

Le Cinquième Circuit a convenu avec le tribunal de district que Rolex n'avait pas réussi à démontrer l'intention malveillante de BeckerTime, car les preuves n'indiquaient pas d'infraction intentionnelle. Le tribunal a également reconnu que le retard dans le dépôt de la plainte avait causé un préjudice injustifié à BeckerTime en lui permettant de bâtir une entreprise prospère.

Rolex a demandé une interdiction totale de l'utilisation par BeckerTime de lunettes et de cadrans non authentiques sur ses montres Rolex modifiées, mais le Cinquième Circuit n'a que partiellement accepté cette demande. Conscient du risque de confusion pour les consommateurs, le tribunal a ordonné à BeckerTime de cesser d'utiliser des lunettes non authentiques. Cependant, le tribunal a jugé déraisonnable l'objection de Rolex à l'inscription « Customized by BeckerTime », considérant qu'il s'agissait d'une divulgation claire et précise destinée à éviter toute confusion. De même, le tribunal a rejeté la demande de Rolex concernant les cadrans non authentiques. Il différenciait la simple personnalisation de la restauration et soulignait la conformité de BeckerTime aux exigences de divulgation obligatoires.

En outre, Rolex a contesté le refus du tribunal de tripler ses bénéfices et d'honoraires d'avocat. Bien que l'article 1117 de la Loi Lanham autorise de telles récompenses, le Cinquième Circuit, citant Champion, a expliqué que les bénéfices triples sont refusés dans les situations où une injonction suffit. Étant donné que l'injonction modifiée répondait aux préoccupations de Rolex en matière de contrefaçon, sa demande de triplement des bénéfices est tombée à plat. Rolex avait également renoncé à sa demande d'honoraires d'avocat en omettant de demander officiellement une telle réparation.

Points clés

La décision du Cinquième Circuit suggère que les titulaires de droits devraient intenter des poursuites pour contrefaçon dans les meilleurs délais et en fournissant des preuves d'intention malveillante s'ils veulent obtenir gain de cause dans leur demande de restitution des bénéfices. En outre, lorsqu'il s'agit de biens de consommation modifiés, les propriétaires de marques doivent comprendre les différences entre la restauration et la personnalisation et comment cela peut déterminer l'issue d'une action en contrefaçon.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://www.worldtrademarkreview.com/article/rolex-loses-out-disgorgement-of-profits-laches-defence-in-fifth-circuit-ruling