La Haute Cour de Delhi a rejeté un appel du fabricant de textile Premier Mills visant à annuler l'enregistrement de la marque composite de la Football Association Premier League (FAPL) (Premier SPG et WVG Mills contre Football Association Premier League, CA COMM IPD-TM 15/2023, 12418/2023, 22 janvier 2024).
Contexte du cas
La FAPL gère la Premier League – le plus haut niveau du système de ligue de football anglais. Il comprend 20 clubs et une base de fans mondiale sans précédent avec plus d'un milliard de followers sur les réseaux sociaux. La FAPL a déposé une demande de marque pour enregistrer son logo en Inde dans la classe 25 pour les vêtements, chapellerie et chaussures (1489060). Le logo présentait l'image d'un lion couronné au sommet d'un ballon de football, ainsi que les mots « Premier League ».
Lors de la publicité, Premier Mills s'est opposé à cette demande au motif que la marque était similaire sur les plans phonétique, visuel, structurel et trompeur à sa marque PREMIER. La Haute Cour de Delhi n'était pas d'accord et a rejeté l'opposition le 2 février 2023 ; la marque FAPL a été autorisée à procéder à l'enregistrement. Le premier ministre Mills a interjeté appel.
La dispute
Premier Mills a fait valoir que sa marque maison PREMIER et d'autres marques formatrices avaient été enregistrées depuis 1980 et avaient été utilisées de manière continue et étendue en Inde depuis 1991. En revanche, la demande de la FAPL a été déposée sur la base d'une « proposition d'utilisation » en 2006. , et il y avait peu de preuves pour étayer les affirmations d'une renommée et d'une réputation incommensurables. Premier Mills a également affirmé que, puisque le mot « league » était un terme sportif courant, à des fins de comparaison, la caractéristique dominante et essentielle des marques rivales était le mot « premier ».
Selon la FAPL, une recherche de « premier » dans la classe 25 a renvoyé de nombreuses inscriptions, y compris sa propre inscription préalable BARCLAYS PREMIER LEAGUE, INDIAN PREMIER LEAGUE par le Board of Control for Cricket in India, SRI LANKA PREMIER LEAGUE, PREMIER GOLF LEAGUE, PREMIER LIGUE DE BADMINTON et PREMIER SPORTS.
Ainsi, « premier » était un mot générique et couramment utilisé, en particulier dans le cadre des ligues sportives du monde entier, et le registraire avait correctement appliqué le concept de « champ bondé » pour affirmer qu'aucune exclusivité ne pouvait être revendiquée sur PREMIER.
De plus, Premier Mills n'avait pas d'enregistrement distinct pour PREMIER dans la classe 25 et n'avait présenté aucune preuve démontrant que le mot servait d'identifiant de source pour ses produits. Par conséquent, le registraire a eu raison de considérer les marques concurrentes dans leur ensemble et de s’abstenir de les diviser en différents éléments à des fins de comparaison.
Comparaison des notes
La marque de la FAPL comprenait les mots « premier » et « ligue », ainsi qu'un lion portant une couronne et debout au-dessus d'un ballon de football. La marque de l'appelant comportait le mot « premier » écrit dans une police et un style complètement différents, avec une petite fleur au-dessus de la lettre « i ». Le tribunal a estimé qu'il n'y avait aucune similitude trompeuse entre les deux marques – le seul point commun entre elles était le mot « premier », qui était générique. Étant donné que Premier Mills n'était pas enregistré pour PREMIER, à des fins de comparaison, l'analyse se concentrerait sur les marques d'appareils composites.
Deux principes du droit des marques entrent en jeu : la règle d’anti-dissection et l’identification de la marque dominante. La règle anti-dissection repose sur une observation de bon sens du comportement du client : un acheteur typique ne retiendrait pas dans son esprit tous les détails individuels d’une marque composite, mais une impression générale créée par la marque dans son ensemble. Par conséquent, les marques composites contradictoires doivent être comparées de manière globale plutôt que de les diviser en composants.
De plus, un examen microscopique des différences n’est pas nécessaire. Il convient plutôt de garder à l’esprit que les points de similitude sont plus importants pour l’acheteur moyen que les points de différence mineurs. Toutefois, lorsqu'il existe à la fois des similitudes et des différences entre les marques, celles-ci doivent être mises en balance les unes par rapport aux autres pour déterminer laquelle prédomine. Ce n’est pas une violation de la règle anti-dissection que d’évaluer les composants dominants et non dominants des deux marques comme étape préliminaire pour déterminer les réactions probables des clients à l’égard des marques composites en conflit dans leur ensemble.
Principales conclusions
Le tribunal a déclaré que PREMIER, en soi, était une marque intrinsèquement faible et que Premier Mills n'avait présenté aucune preuve démontrant que le mot avait acquis une signification secondaire de manière à être identifié exclusivement à son activité. Elle a également relevé l'absence d'opposition du requérant à l'égard de la marque antérieure de la FAPL, BARCLAYS PREMIER LEAGUE, inscrite au registre des marques depuis près de 10 ans. Le tribunal a jugé que « si un caractère distinctif était recherché sur la base du mot « premier », une opposition aurait dû être formée à ce stade même ».
De plus, il était clair que la demande de la FAPL dans la classe 25 visait à vendre des marchandises. Il s'agit d'une pratique industrielle standard pour les marques de sport haut de gamme, et c'était "personne ne prétend qu'elle envisageait de se lancer dans la fabrication, la distribution et l'exportation en gros d'articles vestimentaires généraux, ce qui était l'activité des appelants ».
La Haute Cour de Delhi a jugé que les marques concurrentes étaient différentes et l'appel a donc été rejeté. Outre la popularité de la FAPL, cette décision a suscité beaucoup d'attention en raison de son analyse détaillée des principes qui régissent la comparaison des marques composites. Les titulaires de droits doivent être conscients de ces principes s’ils sont confrontés à des circonstances similaires.
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- La source: https://www.worldtrademarkreview.com/article/premier-league-appeal-victory-highlights-principles-of-composite-mark-comparison
