[Dieser Beitrag wurde gemeinsam mit SpicyIP-Praktikantin Surima Singh verfasst. Surima studiert im fünften Jahr einen BA, LL.B am Christ Academy Institute of Law in Bengaluru. Wie sie sich selbst beschreibt, entwickelte sie schon früh ein großes Interesse für Recht und Gerechtigkeit. Ihr Interessengebiet liegt im Verfassungsrecht und im IP-Recht.]

Am 17. Mai entschied der Oberste Gerichtshof von Delhi widerrufen Das INSAID-Zeichen von Fullstack Education (Beklagter) weist eine täuschende Ähnlichkeit mit dem INSEAD-Zeichen des Institut European D Administration Des Affaires, Insead, Association (Antragsteller) auf. Während der Verfall möglicherweise eine der interessanten Fragen ist, die sich aus dem Fall ergeben, wird sich dieser Beitrag auf die Feststellung des Gerichts zur klanglichen Ähnlichkeit zwischen der Marke konzentrieren und eine seltene Dichotomie zwischen den allgemeinen Grundsätzen für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwischen den konkurrierenden Marken und der Praxis hervorheben tatsächlich vom Markenregister bei der Anwendung der oben genannten Grundsätze im Zusammenhang mit der phonetischen Ähnlichkeit übernommen wurden. Wir werden auch untersuchen, ob im Rahmen der bestehenden Gesetze/Praktiken Lösungen vorgeschrieben sind.

Die Grundsätze

Allgemein gesagt, Abschnitt 9(1)(a) Das Markengesetz verbietet die Eintragung von Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, also nicht in der Lage sind, die Waren einer Marke von denen anderer zu unterscheiden. Ähnlich, Abschnitt 11 (1) (b) besagt, dass eine Marke, die einer älteren Marke ähnelt und für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen wie die Waren/Dienstleistungen der älteren Marke verwendet wird, nicht eingetragen werden kann. Daher müsste das Markenregister nach Eingang eines Antrags die Marke als Ganzes betrachten und mit den älteren Marken vergleichen, bevor es mit der Eintragung fortfährt. Allerdings ist im Markengesetz nicht klar, welche Art von Vergleich der Prüfer durchführen muss. Ebenso gelten jedoch die Markenregeln unter Regel 33, dass der Registrator eine Prüfung der betreffenden Marke mit den eingetragenen oder angemeldeten älteren Marken veranlassen kann, ist jedoch nicht klar, welche Art von Recherchen das Register durchführen muss.

Wenn wir uns ansehen, wie eine Marke verletzt werden kann, kann man das erkennen § 29 Abs. 9 Das Markengesetz weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Markenverletzung sowohl durch die mündliche Verwendung als auch durch die bildliche Darstellung von Wörtern erfolgen kann. In Verletzungssachen hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass beim Vergleich von Marken sowohl das Ohr als auch das Auge berücksichtigt werden müssen (z. B. in Cadila Healthcare Ltd. gegen Cadila Pharmaceuticals Ltd., wobei das Gericht festgestellt hat, dass die phonetische Ähnlichkeit einer der grundlegenden Vergleichstests ist.) Diese Betonung der phonetischen Ähnlichkeit ist sinnvoll, da ähnlich klingende Marken den Käufer irreführen, die Interessen der Markeninhaber gefährden und auch den Verbraucher gefährden können Wohlfahrt und Marktintegrität.

Doch wie sieht es mit der Bewertung einer Note im Rahmen der Strafverfolgung aus? Sollte der Prüfer vor der Erteilung der Eintragung nicht denselben Test durchführen, um die Note sowohl optisch als auch klanglich zu beurteilen? Der Beschluss des Obersten Gerichtshofs von Delhi im vorliegenden Fall identifiziert und unterstreicht dieses eklatante Versäumnis.

Die Praxis durch das Register

In diesem Fall war eines der vom Petenten vorgebrachten Argumente, dass die Marke unter Verstoß gegen Regel 33 der Markenregeln eingetragen worden sei. Zur Untermauerung seines Arguments führte der Kläger an, dass nach einer phonetischen Suche auf der Website des Markenregisters seine Marke INSEAD als ähnliche Marke wie die Marke INSAID des Beklagten zitiert worden sei. Als sich das Gericht jedoch bei der Kanzlei nach der Art der von ihr durchgeführten Recherche erkundigte, stellte sich heraus, dass die Kanzlei keine phonetische Suche nach ähnlichen Marken, sondern lediglich eine Suche nach ähnlichen Wortmarken durchgeführt hatte. Dies zeigt, dass sich das Register mehr auf die visuelle oder textliche Ähnlichkeit der Marken als auf ihre Aussprache konzentrierte, was bei Verbrauchern, die sich auf die Aussprache verlassen, zu Verwirrung führen könnte. Um es ins rechte Licht zu rücken: die Website des Markenregisters verfügt über eine Funktion zur Durchführung einer phonetischen öffentlichen Suche nach Marken, die von jedem genutzt werden kann. Obwohl diese Funktion allen zur Verfügung stand, führte die Registry selbst keine solche Suche durch und akzeptierte die Marke ohne Einwände! Wir führten eine Suche auf der Website von IP India durch und stellten fest, dass der für die INSAID-Marke ausgestellte Prüfungsbericht direkt „wie vom Register akzeptiert“ veröffentlicht wurde. (pdf) Nach einer phonetischen öffentlichen Suche fanden wir etwa 672 ähnliche Marken, darunter INSEAD eine (pdf). Es ist wichtig anzumerken, dass wir etwas besorgt sind, ob die Funktion auf der Website korrekt ist und ob dieser von der Registrierungsstelle zur Durchführung solcher Suchvorgänge verwendete Mechanismus tatsächlich fehlerfrei ist. (Inwiefern kann beispielsweise In Style Jewellery (Label) INSAID ähneln? Und wie kann Institute of Vedic Astrology INSAID ähneln?)

Wohin mit der Macht?

Um auf den Fall zurückzukommen: Das Gericht stimmte der Argumentation des Klägers nicht zu und entschied, dass es die Registrierung nicht aufheben könne, da keine der Parteien seine Aufmerksamkeit auf feste Richtlinien zur Art der vom Register durchzuführenden Recherchen lenken könne allein gegen Regel 33 verstößt. Und um in Zukunft jegliche Verwirrung zu vermeiden, wurde das Register angewiesen, sowohl eine Wortmarken- als auch eine phonetische Suche durchzuführen, und zwar bereits im Vorfeld, wenn ein Eintragungsantrag eingeht.

Diese Absicht, weitere Vorfälle wie diesen zu verhindern, ist zwar zu begrüßen, wirft jedoch einige Fragen auf. Es ist beispielsweise unklar, ob das Gericht zu Recht einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen von Richtlinien zur Bestimmung der phonetischen Ähnlichkeit und einem Verstoß gegen Regel 33 herstellte. Richtlinie hin oder her, die Kanzlei reichte eine eidesstattliche Erklärung ein, in der sie einräumte, dass sie es versäumt hatte, eine Suche unter den früheren Richtlinien durchzuführen Richtlinien sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern lediglich „Richtlinien“, und ihre Befolgung oder Nichtbefolgung kann daher kein Grund für die Annahme sein, dass eine Regel verletzt wurde oder nicht.

Darüber hinaus ist uns unklar, ob das Markengesetz oder die Markenregeln beim Gericht liegen und die Befugnis haben, das Register, eine Führungskraft, zu „anweisen“, die Suche auf eine bestimmte Art und Weise durchzuführen. Die Befugnis des Gerichtshofs beschränkt sich in dieser Hinsicht sicherlich auf die Auslegung, ob eine Bestimmung oder Regelung eine bestimmte Durchführung der Durchsuchung vorschreibt. Aus dem Beschluss geht jedoch nicht klar hervor, ob das Gericht die Kanzlei „anwies“, die Durchsuchung auf der Grundlage einer solchen Auslegung auf eine bestimmte Weise durchzuführen, oder ob es den Beschluss von suo-moto erlassen hat. Das Gesetz und die Regeln überlassen es ausdrücklich dem Registrar, die Methode zur Durchführung einer Suche zu bestimmen, solange diese im Rahmen des Markengesetzes liegt. Und selbst wenn dies nicht in den Rahmen des Gesetzes fällt, kann das Gericht den angefochtenen Beschluss in einem Berufungsverfahren aufheben. Wenn das Gericht dies tatsächlich in Regel 33 hineininterpretiert hätte, hätte es dies effektiver tun können, indem es dies erwähnt hätte.

Es ist auch verwirrend zu sehen, dass in der Anordnung die darin enthaltenen Vorschläge nirgends erwähnt werden Markenhandbuch. Wie oben dargelegt, spezifizieren das Trademark Act und die Trademark Rule zwar nicht die genaue Art der Recherchen, die das Register durchführen sollte, im Trademark Manual wird dies jedoch erwähnt. Darin heißt es im Zusammenhang mit der Prüfung von Anträgen auf relative Eintragungshindernisse, dass die Recherche über das Markensystem durchgeführt wird, das es dem Prüfer ermöglicht, Folgendes vorzunehmen: Suche mit drei Modi: Wortmarkensuche, phonetische Suche und Gerätemarkensuche. Darüber hinaus erklärt das Handbuch, dass im Falle einer phonetischen Suche „Der Prüfer kann eine oder zwei phonetische Varianten der Marke angeben, und das System ruft alle älteren Marken ab, die phonetische Ähnlichkeit mit der angemeldeten Marke haben.“ Wir stimmen zwar darin überein, dass das Markenhandbuch keinen verbindlichen Charakter hat, es ist jedoch merkwürdig, dass dies nicht von der Anwaltschaft oder der Richterbank zur Sprache gebracht wurde, wie es in der Stellungnahme des Gerichts angedeutet wird "Da keiner meiner Anwälte in der Lage ist, meine Aufmerksamkeit auf eine feste Richtlinie zu lenken, die die Art der Recherchen vorsieht, die durchgeführt werden müssen, wenn ein Antrag auf Eintragung einer Marke eingereicht wird … (Abs. 41)“

Obwohl im Markenhandbuch ausdrücklich erwähnt, hat das Register keine phonetische Suche durchgeführt offenbart eine weitere Schwäche Es ist zu hoffen, dass nach der vorliegenden Anordnung eine gründliche Bewertung phonetischer Ähnlichkeiten als Teil eines vollständigen und standardisierten Ansatzes für die Analyse von Markenanmeldungen übernommen wird. Es scheint sinnvoll, wenn die Kanzlei der vom Gericht dargelegten Praxis folgen würde, also bereits im Vorfeld eine phonetische Suche durchführen würde. Allerdings ist die rechtswissenschaftliche Grundlage, auf der die Anordnung erlassen wurde, derzeit unklar, da in der Anordnung nicht erwähnt wird, ob sie dies in eine bestehende Bestimmung hineininterpretiert oder nicht.

Ein großes Dankeschön an Swaraj für seinen Beitrag.

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• Quelle: https://spicyip.com/2023/05/hear-me-out-assessment-of-phonetic-similarity-is-as-important-as-that-of-visual-similarity-an-assessment-of-insead-v-fullstack-education.html